中华人民共和国北京市高级人民法院

民事判决书

（2005）高民终字第1450号

上诉人（原审被告）北京某科技发展有限公司，住xxx。

法定代表人袁某，董事长。

委托代理人王建军，回族，1979年x月x日出生，该公司法律部职员，住xxx。

委托代理人王激，北京市大洋律师事务所律师。

上诉人（原审第三人）杨某，侗族，1933年x月x日出生，住xxx。

委托代理人张士忠，北京市大洋律师事务所律师。

委托代理人刘韫杰，汉族，1972年x月x日出生，北京某科技发展有限公司法律部职员，住xxx。

被上诉人（原审原告）（南非）某技术（控股）有限公司，住xxx。

法定代表人 库克，董事长。

委托代理人单卫红，北京市齐致律师事务所律师。

委托代理人冯彬，北京市齐致律师事务所律师。

上诉人北京某科技发展有限公司（简称甲公司）、杨某因专利权权属纠纷一案，不服北京市第一中级人民法院（2005）一中民初字第1221号民事判决，向本院提起上诉。本院2005年11月21日受理本案后，依法组成合议庭，于2006年4月27日、5月22日公开开庭进行了审理。上诉人甲公司的委托代理人王激、王建军，上诉人杨某的委托代理人张士忠、刘韫杰，被上诉人（南非）某技术（控股）有限公司（简称乙公司）的委托代理人单卫红、冯彬到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

北京市第一中级人民法院认定，杨某向原中国专利局提出“冲击碾压增补路基强度与稳定”发明专利申请，后杨某与甲公司签订《技术转让协议》将该技术转让给甲公司。专利申请人变更为甲公司。2004年3月10日，上述申请被授予发明专利权，专利权人是甲公司。1997年2月24日，乙公司与杨某签订《备忘录协议》，约定杨某协助乙公司开发冲击压实技术和设备的应用；乙公司提供技术和设备给双方同意的项目做试验；试验费用由乙公司提供，试验成果属于乙公司和其指定的代理人。

1999年第1期《公路交通科技》刊登了杨某与吴立坚撰写的《冲击压实粗粒土路基》，该文论述冲击压实高速公路路基技术，其中提及在八达岭高速公路采用乙公司的冲击压实机对部分路基进行碾压及进行冲击补压。交通部公路科研所对冲击压实效果进行测试。该文根据测试结果，论述冲击压实的技术特性、碾压工艺与检测方法。该文收稿日期为1998年7月7日。杨某撰写的《冲击压实技术在路基工程中的应用》提及乙公司冲击压实机，还提及了八达岭高速公路、福建泉州工地、京秦高速公路、宣化大同高速公路、湖南工地等测试情况。1999年2月8日，乙公司向杨某支付技术顾问费2万元。

1999年3月5日，乙公司投资成立的蓝派冲击压实技术开发（北京）有限公司[简称蓝派（北京）公司]与杨某签订《关于促进使用高能量冲击压实技术合作协议》，约定杨某向蓝派（北京）公司通过技术服务、技术秘密以协助蓝派（北京）公司在中国应用冲击压实技术和设备所需的试验、应用技术开发等工作。协议签订后至2000年9月，杨某与蓝派（北京）公司按约履行了义务。

2001年7月12日，杨某致函蓝派（北京）公司总经理丁健，称：关于合作在北京八达岭高速应用冲击压实技术事宜，蓝派（北京）公司所付之检测和试验费十万元人民币交通部公路科学研究所已收到。冲击碾压技术应用成功对解决高速公路建设中的问题起了重要作用。因此，我已于1998年11月30日对该技术申请了发明专利。由于该专利是合作进行，乙公司可以使用。

北京市第一中级人民法院于2002年2月20日受理的（2002）一中民初字第1138号乙公司诉杨某专利申请权权属纠纷一案中，杨某明确承认第98125050.5号专利是其与乙公司合作的。甲公司于2000年1月21日依法成立，杨某系甲公司的股东。

北京市第一中级人民法院认为，甲公司是从杨某处受让涉案专利申请权，且该公司系专利权人，要确认涉案专利权的权属，必然需要审理涉案专利申请权转让行为的效力问题。北京市高级人民法院作出（2004）高民终字第1051号民事裁定书已详细阐述本案未超过诉讼时效的理由，故对甲公司的关于乙公司起诉超过诉讼时效的辩称，不予采信。

乙公司与杨某签订的《备忘录协议》于1997年2月24日签订，该协议的效力应适用《中华人民共和国技术合同法》。甲公司与杨某于2000年2月28日签订的《技术转让协议》成立于《中华人民共和国合同法》实施之后，故《技术转让协议》的效力应适用《中华人民共和国合同法》。

《备忘录协议》签订后，双方有履行协议义务的行为。

综观杨某的相关论文、涉案专利的申请公开说明书及专利公开说明书内容，可以得知涉案专利是应用乙公司的冲击压实技术在我国高速公路施工工程中的多次检测结果而得出的一种施工方法。

杨某在相关信函及相关庭审中均承认涉案专利系其与乙公司合作进行的，且其未举证证明与乙公司除《备忘录协议》之外就合作事宜另有其它约定，据此，应认定涉案专利即为《备忘录协议》约定的试验成果，乙公司主张涉案专利归属自己，应予支持。杨某作为甲公司的股东，与该公司存在利害关系，且甲公司与杨某签订的《技术转让协议》未约定转让价格，故甲公司关于受让涉案专利申请权是善意取得的主张不予采信。《技术转让协议》有关涉案专利申请权的转让条款侵犯了乙公司的合法权益，应属无效条款，其他条款则不属于本案审理范围。乙公司主张杨某向甲公司转让涉案专利申请权的行为无效，予以支持。

北京市第一中级人民法院依据《中华人民共和国民法通则》第五十八条第一款第（四）项、第二款、《中华人民共和国技术合同法》第十六条、《中华人民共和国合同法》第五十二条第（二）项、第五十六条之规定，判决：（一）确认第98125050.5号发明专利归属于乙公司；（二）确认甲公司与杨某转让第98125050.5号发明专利申请权的行为无效。

甲公司、杨某不服一审判决，向本院提起上诉。

甲公司的上诉理由是：一审判决在主体认定上存在严重错误，甲公司与乙公司不存在职务关系，也不存在合同关系，甲公司不符合民事诉讼法意义的被告身份，应驳回乙公司的起诉；一审判决关于专利权确权诉讼可以与技术转让行为无效之诉并案审理的认定是错误的，两案的诉讼主体不同，需审查的事由也不同，不属于民事诉讼法规定的并案处理的情形；一审判决关于诉讼时效的认定严重错误，乙公司的起诉，超过了诉讼时效；一审判决认定基本事实严重错误，乙公司应举证证明存在杨某与乙公司签订的《备忘录协议》中约定的“双方共同进行的试验”及涉案专利属于特定试验的“试验成果”，一审判决认定甲公司与杨某之间的《技术转让协议》有关涉案专利申请权的转让条款属于无效条款，所依据的事实和理由没有任何法律依据，甲公司的股东早在1996年即进入我国公路施工领域，杨某作为总工程师与其签订劳动合同，并进行相关研发；本案存在严重的程序问题，一审法院曾通知甲公司，乙公司应提交《备忘录协议》约定的“共同试验”及与涉案专利之间的关系，并称要依职权调查取证，但却突然宣判，乙公司请求的是职务发明专利权属争议，但一审判决判定的是技术合同专利权属纠纷，超出了乙公司的诉讼请求的范围。请求本院撤销一审判决；驳回乙公司一审全部诉讼请求；一、二审诉讼费用全部由乙公司承担。

杨某的上诉理由是：一审判决在主体认定上严重错误，杨某实际是被告，但却作为第三人，剥夺了杨某应有的基本诉讼权利；一审判决关于诉讼时效的认定严重错误，本案是确权诉讼，不能适用侵权诉讼诉讼时效的司法解释适；一审判决根据杨某的论文、涉案专利申请公开说明书和专利公开说明书认定涉案专利是应用乙公司的技术得出的违背常理，乙公司无证据证明其有冲击压实技术供杨某应用，且在杨某申请专利之前，国内已经有大量文献及专利，提供了类似设备。一审判决认定涉案专利即为《备忘录协议》约定的试验成果违反最高人民法院关于举证责任的规定；认定杨某与甲公司签订的《技术转让协议》中有关涉案专利申请权的转让条款属于无效条款，没有任何法律依据；本案存在严重的程序问题，一审法院曾通知要依职权调查取证，但却突然宣判。乙公司请求的是职务发明专利权属争议，但一审判决判定的是技术合同专利权属纠纷，超出了乙公司的诉讼请求的范围。请求本院撤销一审判决；驳回乙公司一审全部诉讼请求；一、二审诉讼费用全部由乙公司承担。

乙公司服从一审判决。

经审理查明，杨某于1998年11月30日向中华人民共和国国家知识产权局提出名称为“冲击碾压增补路基强度与稳定”的发明专利申请，该专利申请于1999年4月21日被公开。该专利申请公开的权利要求是：

冲击碾压已成路基是提高路基强度与稳定，加快公路建设，确保工程质量的一种创新技术。其要点是采用25KJ高能量冲击压实机，在已完成的路基上进行冲击碾压的连续作业，随着冲击碾压的连续作业，随着冲击碾压遍数的增加，使路基由上至下碾压而增加密实度，形成厚1.0-1.5m的加固层，完成优质路基的强度与稳定性要求。

冲击式压实机作业时，在半空间表面上竖向冲击能传给地基的能量是由压缩波（P波）、剪切波（S波）和瑞利波（R波）联合传播的。压缩波的质点运动是属于平行于波阵面方向的一种推拉运动，它使土粒错位；剪切波的质点运动引起和波阵面方向正交的横向位移；而瑞利波的质点运动则是由水平和竖向分量所组成。剪切波和瑞利波的水平分量使土颗粒间受剪，可使土得到密实。其冲击压实功能反映的击实标准大于目前国际上修正葡氏击实标准，所产生的高能量冲击功能使路基进一步密实坚固稳定，施工快速均匀，省工省时，大大降低工程费用。

2000年2月28日，甲公司与杨某签订《技术转让协议》，杨某将包括“冲击碾压增补路基强度与稳定”发明专利申请在内的技术转让给甲公司。2001年7月4日，“冲击碾压增补路基强度与稳定”发明专利申请的申请人由杨某变更为甲公司，并在国家知识产权局进行了著录事项变更手续。

2004年3月10日，“冲击碾压增补路基强度与稳定”发明专利申请被授予发明专利权，名称为“压实路基的施工方法”，甲公司为专利权人，专利号是98125050.5。该专利的权利要求是：

“1、一种采用高振幅、低频率的冲击压实机来压实路基的施工方法，其特征在于在已完成的路基上进行补充冲击碾压的连续作业，通过增加碾压遍数，使路基增加密实度，并形成厚度在1.0～1.5m的范围内的加固层。

2、根据权利要求1所述的采用高振幅、低频率的冲击压实机来压实路基的施工方法，其特征在于补充冲击碾压的连续作业采用高能量冲击压实机。

3、根据权利要求1或2所述的采用高振幅、低频率的冲击压实机来压实路基的施工方法，其特征在于补充冲击碾压的连续作业采用25KJ冲击压实机。

4、根据权利要求1或2所述的采用高振幅、低频率的冲击压实机来压实路基的施工方法，其特征在于补充冲击碾压的连续作业采用三边形冲击压实机。”

该专利说明书记载：对于本发明的采用高振幅、低频率的冲击压实机来压实路基的施工方法，2年来在国内不同地区与不同石填路基的试验工程实践中进行了试验。比如，在北京的八达岭高速公路二期工程、湖南湘潭至耒阳高速公路、福建省福州至泉州高速公路、河北省张家口地区大同至宣化高速公路的湿陷性黄土地基等，均采用了25KJ型的高振幅、低频率的冲击压实机。经实践表明，采用25KJ三边冲击压实机的冲击能量较振动压实机增加10倍，压实影响深度达5m，有效压实厚度由振动压实的0.20～0.30m，增加为1.00～1.50m，并且该冲击压实机的碾压速度较振动压实机提高了两倍。

1997年2月24日，乙公司与杨某签署《备忘录协议》，约定：杨某作为技术顾问，用他对中国公路的广泛知识和技术经验协助乙公司开发蓝派冲击压实技术和设备的应用；乙公司将提供技术和设备给双方同意的试验项目做试验；杨某很欣慰有机会了解冲击压实技术并同意双方共同进行试验的费用由乙公司支付，试验的成果应属于乙公司或指定代理人。

杨某在一审法院开庭审理过程中陈述《备忘录协议》系1999年3月底签订的，但未提供相应证据。

1999年2月8日，乙公司向杨某支付技术顾问费20000元。

1999年2月，乙公司投资成立蓝派（北京）公司。同年3月5日，蓝派（北京）公司与杨某签订了《关于促进使用高能量冲击压实技术合作协议》，约定蓝派（北京）公司向杨某提供建议、信息、文件以及履行协议所需的必要帮助，并每月给杨某固定金额12 000元；杨某向蓝派（北京）公司提供技术服务、技术秘密以协助蓝派（北京）公司在中国应用冲击压实技术和设备所需的试验、应用技术开发等工作，同蓝派（北京）公司签署保密协议并遵守确保蓝派（北京）公司所有的技术的知识产权得到保护。

《关于促进使用高能量冲击压实技术合作协议》签订后至2000年9月，杨某与蓝派（北京）公司按约履行了义务。

1999年第1期《公路交通科技》刊登了杨某与吴立坚撰写的文章《冲击压实粗粒土路基》，该文主要论述冲击压实高速公路路基技术，包括冲击压实机分层压实粗粒土高路堤和路基振动压实后再用冲击压实机碾压的技术特性。文章提及八达岭高速公路指挥部决定采用乙公司的冲击压实机对最后一处34m高填方路基进行碾压，并对部分振碾压实后的路基进行冲击补压，交通部公路科研所于1998年3月对冲击压实效果进行多层布点定测，检测内容涉及多项参数，本文根据测试结果，论述冲击压实的技术特性、碾压工艺与检测方法。文章首页还注明收稿日期为1998年7月7日。

杨某撰写的文章《冲击压实技术在路基工程中的应用》论述了冲击压实技术具有减少路基工后沉降、提高路基整体强度及加固软弱地基的作用。文章提及乙公司冲击压实机25KJ-T3三边形和15KJ-T5五边形，还提及了八达岭高速公路、福建泉州工地、京秦高速公路、宣化大同高速公路、湖南工地等测试情况。

2001年7月12日，杨某致函蓝派（北京）公司总经理丁健，称1999年3月份寄的信内容为“关于合作在北京八达岭高速应用冲击压实技术事宜，你公司所付之检测和试验费十万元人民币交通部公路科学研究所已收到。我根据路基工后沉降与差异沉降问题，提出采用冲击碾压技术进行解决，该技术应用成功对解决高速公路建设中的问题起了重要作用。因此，我已于1998年11月30日对该技术申请了发明专利，其名称为冲击碾压增补路基强度与稳定，专利号为98125050.5。由于该专利是合作进行，乙公司可以使用。”

一审法院于2002年2月20日受理的（2002）一中民初字第1138号乙公司诉杨某专利申请权权属纠纷一案中，杨某在2002年7月26日一审法院开庭审理时明确承认“压实路基的施工方法”发明专利是其与乙公司合作的。

另查，甲公司于2000年1月21日成立。杨某系甲公司的股东。

再查：本院于2004年12月2日就乙公司诉甲公司专利权属纠纷一案作出（2004）高民终字第1051号民事裁定，认为：“本案属于因单位认为自己的技术成果被他人擅自申请了专利而引发的纠纷，应当按照最高人民法院有关专利司法解释中关于持续侵权规定的诉讼时效来处理，在专利权存在的期限内，由于侵权而导致的专利权权属纠纷，不受诉讼时效的限制。”

以上事实，有第98125050.5号专利文件及申请文件、著录事项变更公告、《备忘录协议》、付款凭证、《公路交通科技》、杨某论文、（2002）一中民初字第1138号案件庭审笔录、《技术转让协议》、《关于促进使用高能量冲击压实技术合作协议》、杨某的信函及当事人的陈述等证据在案佐证。

本院认为，人民法院审理民事纠纷案件，应当在当事人提出的诉讼请求的范围内进行审理。

本案中，乙公司是因杨某将其名称为“冲击碾压增补路基强度与稳定”的发明专利申请权转让给甲公司而起诉甲公司的。乙公司在起诉时，甲公司已经取得了“压实路基的施工方法”发明专利权，因此，本案的案由为专利权属纠纷。由于“压实路基的施工方法”发明专利权是甲公司从杨某处受让“冲击碾压增补路基强度与稳定”发明专利申请权后经国家知识产权局授权而来，因此，乙公司在主张“压实路基的施工方法”发明专利权应归属该公司时，必然将该发明专利的专利权人甲公司作为本案被告。同时，由于是杨某向甲公司转让“冲击碾压增补路基强度与稳定”发明专利申请后，甲公司被授予“压实路基的施工方法”发明专利权，故审理“压实路基的施工方法”发明专利权权属纠纷时，不论甲公司与乙公司之间是否存在隶属或合同关系，必然涉及杨某是否有权向甲公司转让“冲击碾压增补路基强度与稳定”发明专利申请权。因此，一审法院在审理过程中涉及杨某与甲公司签订的技术转让协议的认定并无不当。

由于本案审理的是“压实路基的施工方法”发明专利权的权属纠纷，现“压实路基的施工方法”发明专利权已归甲公司。在乙公司主张“压实路基的施工方法”发明专利权应归属于该公司时，应当以该发明专利权人甲公司为被告。同时，甲公司是从杨某处受让的发明专利申请权，本案的审理结果与杨某有利害关系，故杨某应作为本案的第三人参加诉讼。

根据本院于2004年12月2日作出的（2004）高民终字第1051号民事裁定，乙公司提起本案诉讼未超过诉讼时效。

杨某与乙公司于1997年2月24日签订的《备忘录协议》中写明了“杨某很欣慰有机会了解冲击压实技术”，并“用他对中国公路的广泛知识和技术经验协助乙公司开发蓝派冲击压实技术和设备的应用”。《备忘录协议》签订后，乙公司向杨某支付技术顾问费20 000元，杨某、乙公司履行了《备忘录协议》。杨某与蓝派（北京）公司于1999年3月5日签订的《关于促进使用高能量冲击压实技术合作协议》中写明，杨某向蓝派（北京）公司提供技术服务、技术秘密以协助该公司在中国应用冲击压实技术和设备所需的试验、应用技术开发等工作，并同蓝派（北京）公司签署保密协议并遵守确保蓝派（北京）公司所有的技术的知识产权得到保护。该协议签订后至2000年9月，杨某与蓝派（北京）公司按约履行了义务。

根据《备忘录协议》和《关于促进使用高能量冲击压实技术合作协议》中的内容，可以认定在签订上述协议时，乙公司拥有蓝派冲击压实技术和设备，乙公司与杨某签订上述协议是为了对乙公司的冲击压实技术和设备的应用进行试验。

杨某在其单独及与他人合作撰写的文章中，即《冲击压实技术在路基工程中的应用》和1999年出版发行的第1期《公路交通科技》上刊登的《冲击压实粗粒土路基》上均明确记载在有关道路施工过程中使用乙公司的冲击压实技术和冲击压实设备。此外，杨某在其给蓝派（北京）公司经理丁健的信函中也明确表示合作在北京八达岭高速应用冲击压实技术事宜，蓝派（北京）公司所付之检测和试验费十万元人民币交通部公路科学研究所已收到，杨某申请的专利是合作进行，乙公司可以使用。杨某在一审法院公开开庭审理（2002）一中民初字第1138号乙公司诉杨某专利申请权权属纠纷一案时曾明确陈述“压实路基的施工方法”发明专利是其与乙公司合作的。

根据以上证据，可以认定杨某申请发明专利的技术方案是乙公司所有，杨某只是在我国道路施工中对该技术进行试验和检测。根据现有证据，不能认定杨某申请的发明专利是杨某或者其受甲公司的指派或者其与甲公司共同研究、发明的，杨某或甲公司也并未针对乙公司的冲击压实技术提出实质性的改进。涉案冲击压实技术应属于乙公司所有。

由于涉案冲击压实技术属于乙公司所有，故杨某无权就根据该技术提出的“冲击碾压增补路基强度与稳定”发明专利申请权进行转让。杨某将“冲击碾压增补路基强度与稳定”发明专利申请权转让给甲公司，该行为无效。

根据现有证据已经能够说明本案所涉及的发明专利权的归属，因此，一审法院未再进行其它调查即作出判决并无不当。

一审判决中所称的“说明书”是指全部的专利申请文件或专利文件，包括权利要求书、说明书、说明书附图等文件，而不是仅指涉案专利的说明书。

甲公司、杨某的上诉理由均不能成立，其上诉请求本院不予支持。

综上，一审判决认定事实清楚，适用法律正确。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

一审案件受理费一千元，由某科技发展有限公司负担（自本判决生效之日起七日内交纳）；二审案件受理费一千元，由某科技发展有限公司、杨某共同负担（已交纳）。

本判决为终审判决。

审 判 长 刘 辉

代理审判员 岑宏宇

代理审判员 张冬梅

二00六年 九月四日

书 记 员 陈 明