《中国法律》(China Law)

中国知识产权案例研究

注册驰名商标需要扩大保护、但亦存在“度”的限制

——“杏花村”商标注册行政纠纷案解析

冯晓青

一、引言

驰名商标是在相关公众中具有较高知名度的商标。驰名商标的特殊保护在国际知识产权公约中有明确规定，如《保护工业产权巴黎公约》和世界贸易组织的《与贸易有关的知识产权协议》，其中后者更是将注册驰名商标保护由相同或者类似的商品拓展到不相同也不类似的商品，这在理论上被称为驰名商标的扩大保护或者说反淡化保护。我国《商标法》以及最高人民法院有关司法解释也对注册驰名商标的扩大保护问题做了规定。如《商标法》第十三条第二款规定：“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用”。该条赋予了注册驰名商标所有人对他人在非类似商品上申请注册与其注册驰名商标相同或近似商标行为的禁止权，有利于维护驰名商标权人的合法权益和消费者利益。

在我国审结的众多商标行政确权案件中，就有涉及如何理解与确定驰名商标扩大保护的案件。“杏花村”商标注册行政纠纷案作为2010年北京市高级人民法院公布的十大知识产权案件之一，即有相当的代表性，值得加以研究。

二、案件事实与法院判决

1980年12月15日，杏花村汾酒厂提出第147571号“杏花村 杏花村牌及图”商标注册申请(引证商标一)，核定使用商品类别是第33类中的白酒。后该商标注册人名义经过几次变更，最终为山西杏花村酒厂股份有限公司(简称山西杏花村公司)。1996年7月15日，杏花村公司又提出第1083776号“杏花村”商标注册申请(引证商标二)，核定使用的商品为第33类的含酒精的饮料(啤酒除外)。现两注册商标均在有效期内。2002年2月28日，安徽杏花村集团公司(简称安徽杏花村公司)提出本案中被异议商标注册申请，其指定使用商品类别为第31类中的树木、谷(谷类)、植物用种苗、活动物、鲜水果、新鲜蔬菜、植物种子、饲料、酿酒麦芽、植物。该商标注册申请于2002年9月28日被国家商标局初步审定公告。山西杏花村公司对上述商标注册申请依法向国家工商行政管理总局商标局(简称商标局)提出商标异议申请。2006年9月13日，商标局通过第2785号裁定，准予被异议商标核准注册。山西杏花村公司不复该裁定，依法向国家工商行政管理总局商标评审委员会(简称商评委)提出复审申请。商评委则于2010年1月11日作出评字〔2010〕第186号《关于第3102476号“杏花村”商标异议复审裁定书》(简称第186号裁定)，核准被异议商标在树木、谷(谷类)等商品上予以核准注册，在酿酒麦芽商品上不予核准注册。山西杏花村公司不复上述异议复审裁定，在法定期间以商评委为被告、安徽杏花村公司为第三人，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

北京市第一中级人民法院经审理认为：被异议商标为文字“杏花村”，与山西杏花村公司的第147571号“杏花村 杏花村牌及图”商标(引证商标一)的主要认读部分、第1083776号“杏花村”商标(引证商标二)的文字相同，属于近似的标识，进而指出本案应根据《中华人民共和国商标法》(简称《商标法》第十三条第二款的规定加以判断，其关键问题在于针对在既不相同也不类似的商品(非类似商品)上提出商标注册申请是否会误导公众，致使山西杏花村商标权益可能受到损害。该院认为，《商标法》第十三条第二款中混淆、误导可能性的判断，“应当综合考虑引证商标的知名度、独创性以及被异议商标与引证商标各自使用的商品的关联程度”。法院确认了在酒类商品上山西杏花村公司的“杏花村”商标属于注册驰名商标，同时认为对山西杏花村公司而言，其注册商标“杏花村”一词的独创性程度很低，因为该词并非其独创，而是很早就被使用。而且，“山西杏花村公司的‘杏花村’商标核定使用的第33类白酒、含酒精饮料(啤酒除外)商品与被异议商标指定使用的第31类树木、谷(谷类)等商品在生产方式、销售渠道、消费对象等方面区别较大，被异议商标在树木、谷(谷类)等商品上的注册和使用并不会造成消费者的混淆误认，致使山西杏花村公司的利益受到损害。因此，被异议商标在树木，谷(谷类)商品上的注册并未违反《商标法》第十三条第二款之规定。”同时，“被异议商标指定使用的酿酒麦芽商品与各引证商标核定使用的白酒、含酒精饮料(啤酒除外)商品在生产过程中具有密切的联系，因此，被异议商标使用在酿酒麦芽上易使消费者产生混淆误认”。基于此，北京市第一中级人民法院判决维持了商评委第186号裁定。

山西杏花村公司则不复上述判决，向北京市高级人民法院提起上诉，请求撤销原判并依法改判。北京市高级人民法院肯定了本案适用的相关条款，即《商标法》第十三条第二款规定和最高人民法院《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》(简称《审理驰名商标案件应用法律解释》)第九条和第十条规定。根据这些规定，“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”，是指足以使相关公众认为对使用诉争商标的注册、使用人和驰名商标注册人具有的相当程度的联系，从而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不当利用驰名商标的市场声誉的情形。法院进而认为，“对于在不相同或者不相类似商品上的驰名商标的保护，应当综合考虑驰名商标的显著程度，驰名商标在使用诉争商标商品的相关公众中的知晓程度、使用驰名商标的商品与使用诉争商标的商品之间的关联程度等因素”。 法院对商标注册及保护范围与商标知名度及显著性的关系进行了阐释：“商标注册与保护范围的确定与商标的知名度和显著性有密切关系，商标的独创性虽然能够影响商标的显著性程度，但并不能因没有独创性就认定缺乏显著性或显著性较弱。在驰名商标的情况下，由于其商标为中国相关公众广为知晓，因此其当然具有较强显著性，此时其商标是否为商标注册人所独创并不会对驰名商标保护范围有太大影响”。基于此，法院否认了上诉人提出商评委没有考虑知名度和关联性等因素，而仅考虑独创性因素的观点。法院确认了山西杏花村公司在酒类上的杏花村为驰名商标，但同时认为注册驰名商标的扩大保护并不是无限的，应在范围上受到限制，不应当禁止他人同样地从杜牧诗句中获取、选择并建立自己的品牌，条件是只要不会损害山西杏花村公司的利益即可。最后，北京市高级人民法院判决：驳回上诉，维持原判。

三、关于本案的评析与思考

本案的焦点问题是注册驰名商标扩大保护是否存在“度”的限制以及限制的范围确定的问题。总结本案，对此可以从以下几方面加以认识和思考。

(一)注册驰名商标扩大保护具有充分的合理性

从我国《商标法》第十三条第二款和最高人民法院《审理驰名商标案件应用法律解释》第九条第二款、第十条和第十一条的规定看，我国对注册驰名商标的保护已由相同或者类似商品上使用相同或者近似商标扩大到了“非类似商品”，也就是所谓注册驰名商标的扩大保护问题。其中上述司法解释自然是从司法实践中处理民事案件的角度加以规范的，不过对于确权之行政纠纷案件，亦有指导价值，因为涉及对《商标法》第十三条第二款的正确理解问题。注册驰名商标之需要扩大保护，是因为商标保护的基本理念和本质是对商标负载的商品信誉和厂商声誉的保护，注册驰名商标则因其在相关公众中具有较高的知名度和声誉 而具有市场竞争优势。如果允许他人可以随意在与注册驰名商标使用的商品类别不相类似的商品上申请注册，就会助长“搭便车”的不正当竞争行为，使他人可以合法、无偿地占有注册驰名商标所有人的信誉来开拓市场，并且会损害消费者的利益。正是基于此，《与贸易有关的知识产权协议》第十六条确认了注册驰名商标扩大保护的合法性。

就本案而言，商评委、一二审法院均肯定山西杏花村公司在酒类商品上注册使用的“杏花村”属于驰名商标，同时也对案件第三人安徽杏花村公司在酿酒麦芽商品上申请注册“杏花村”注册商标不予核准注册。这说明三者均针对在“酿酒麦芽商品”这一不类似商品上注册使用杏花村商标适用了对山西杏花村公司酒类商品上已注册驰名商标“杏花村”的扩大保护。其依据则是，“被异议商标指定使用的酿酒麦芽商品与各引证商标核定使用的白酒、含酒精饮料(啤酒除外)商品在生产过程中具有密切的联系，因此，被异议商标使用在酿酒麦芽上易使消费者产生混淆误认。”

(二)注册驰名商标扩大保护不是无限的，应受到适当限制

本案体现的注册驰名商标扩大保护受到一定限制，是指并非所有非类似商品上使用与注册驰名商标相同或者近似的商标都在禁止之列，即受到限制的注册和使用限于“误导公众、从而使驰名商标所有人利益受到损害”。根据《审理驰名商标案件应用法律解释》第十条规定，原告请求禁止被告在不相类似商品上使用与原告驰名的注册商标相同或者近似的商标或者企业名称的，人民法院应当根据案件具体情况，综合考虑以下因素后作出裁判： (1)该驰名商标的显著程度;(2)该驰名商标在使用被诉商标或者企业名称的商品的相关公众中的知晓程度;(3)使用驰名商标的商品与使用被诉商标或者企业名称的商品之间的关联程度;(4)其他相关因素。就本案第三人安徽杏花村公司将被异议商标在树木、谷(谷类)等商品上的申请注册是否应被允许而言，关键要看该申请被核准后是否符合上述条件。由于“杏花村”一词的公共资源性，以及酒类商品与树木、谷(谷类)等商品类别的较大差异性，尽管山西杏花村公司的在酒类商品上申请注册的商标系驰名商标，注册的上述第三人申请注册行为可能会使部分相关公众看到“杏花村”时便联想到山西杏花村公司，但是由于“杏花村”与杜牧诗句的联系及其巨大的知名度，它更可能被与杜牧的诗句联系在一起。正是基于这一点，一审法院判决认为第三人安徽杏花村公司的注册和使用，“并不会造成消费者的混淆误认，致使山西杏花村公司的利益受到损害”。二审法院也认为被异议商标在树木、谷(谷类)等商品上使用，“并不足以导致相关公众误认为该商标与引证商标一存在相当程度的联系，从而减弱引证商标一的显著性或不当利用引证商标一的市场声誉”。

(三)注册驰名商标扩大保护限制体现了知识产权法律制度中的利益平衡原则，该原则是指导知识产权立法和司法实践的重要思想

本案中，商评委、一二审法院均作出一致结论，在确认第三人安徽杏花村公司对“酿酒麦芽商品”这一不类似商品上申请注册使用杏花村商标受到注册驰名商标扩大保护限制的基础上，同时针对山西杏花村公司提出的对被异议商标指定使用的第31类树木、谷(谷类)等商品，作出不能适用扩大保护的裁定或判决。在法理上，这属于对注册驰名商标扩大保护限制的范畴，也属于广义上的知识产权限制的范畴。法院上述判决，体现了知识产权法律制度中的利益平衡原则，该原则是指导知识产权立法和司法实践的重要思想。事实上，在整个知识产权法律制度中，明显存在权利保护与权利限制、私权保护与确立公有领域的利益平衡机制。就本案而言，就是注册驰名商标一方面需要给予扩大保护待遇，以激励驰名商标所有人实施商标战略，生产更多多好的商品，同时防止他人出现不劳而获的不正当竞争行为，维护市场公平竞争秩序;另一方面，权利及其行使有其合法边界，驰名商标扩大保护应限于这样的情形：他人在非类似商品上使用会“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。如果第三人在非类似商品上申请注册与注册驰名商标相同或者近似的商标，因其申请注册使用的商品与驰名商标注册使用的商品相隔较远，甚至风马牛不相及，如本案涉及的被异议商标在树木、谷(谷类)等商品上与引证商标各自使用的商品的关联程度不高，商品在生产方式、销售渠道、消费对象等方面区别较大，对山西杏花村公司酒类商品上注册驰名商标“杏花村”而言，公众不会被误导，也不会对山西杏花村公司的合法利益产生损害，就不能适用扩大保护，即应对驰名商标扩大保护进行适当限制。

(四)本案还反映了知识产权法中公有领域与公有领域资源的占有与知识产权独占性的关联性，体现了知识产权法中公有领域构建的重要性和知识产权法律在实现知识专有与知识共享对立统一中动态平衡的哲学意蕴

本案还有一个比较独特的地方在于，山西杏花村公司在酒类商品上注册使用的“杏花村”本身并不是其独创的一个词，因为很早的时候杜牧的著名诗句“借问酒家何处有、牧童遥指杏花村”就已经将“杏花村”与酒联系在一起。“杏花村”本身成为了一个公有领域的词汇，除非在特定的商标法意义上，山西杏花村公司难以凭借其首先在酒类商品上注册申请了“杏花村”商标并被认定为驰名商标而阻止他人对“杏花村”这一公有领域资源的利用。事实上，从知识产权法理学的角度看，知识产权法中存在着广泛的公有领域，正是知识产权法律确认和维护公有领域的存在、确保公有领域资源利用的自由和便利，才使得公众能够从知识产权保护制度中获得接近知识和信息的自由和便利。这一点也凸显了知识产权法律在实现知识专有与知识共享对立统一中动态平衡的哲学内涵。

(作者：冯晓青，中国政法大学民商经济法学院知识产权法研究所教授、中国政法大学无形资产管理研究中心主任)

附：

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