（2014年最高人民法院公布十个创新性案例）

东阳市上蒋火腿厂与浙江雪舫工贸有限公司侵害商标权纠纷上诉案

浙 江 省 高 级 人 民 法 院

民事判决书

（2013）浙知终字第301号

上诉人（原审原告）东阳市上蒋火腿厂，住所地浙江省东阳市歌山镇上蒋村。

法定代表人蒋正洪，该厂厂长。

委托代理人（特别授权代理）陆金才，浙江泽鉴律师事务所律师。

委托代理人（特别授权代理）吕姝玥，浙江泽鉴律师事务所律师。

上诉人（原审被告）浙江雪舫工贸有限公司，住所地浙江省东阳市歌山镇工业区。

法定代表人吴荣仁，该公司董事长。

委托代理人（特别授权代理）李娜，北京市中闻律师事务所律师。

上诉人东阳市上蒋火腿厂（以下简称上蒋火腿厂）、上诉人浙江雪舫工贸有限公司（以下简称雪舫工贸）因侵害商标权纠纷一案，不服浙江省金华市中级人民法院（2012）浙金知民初字第61号民事判决，向本院提起上诉。本院于2013年8月7日受理后，依法组成合议庭，于2013年9月5日和2014年2月24日两次公开开庭进行了审理。上诉人上蒋火腿厂的法定代表人蒋正洪、委托代理人陆金才，上诉人雪舫工贸的法定代表人吴荣仁、委托代理人钱飞华（参加第一次庭审，现已取消代理关系）、委托代理人李娜（参加第二次庭审）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原判认定：上蒋火腿厂系东阳市歌山镇上蒋村民委员会（以下简称上蒋村民委员会）的村办集体企业。经国家工商行政管理总局商标局（以下简称国家商标局）批准，上蒋火腿厂于1987年9月30日取得第300388号注册商标专用权，该商标标识为“雪舫蒋”文字，核定使用商品为第33类：火腿，注册有效期为10年。1997年9月30日，该商标经国家商标局核准续展注册，核定使用商品为第29类：火腿，注册有效期为10年。2001年3月28日，上蒋火腿厂将该商标转让给东阳市雪舫蒋火腿有限公司。2004年7月7日，东阳市雪舫蒋火腿有限公司又将该商标转让给雪舫工贸。

2006年6月23日，上蒋村民委员会因与浙江省东阳市银鹰实业有限公司清算组、东阳市雪舫蒋火腿有限公司、雪舫工贸侵犯商标权纠纷向一审法院起诉。2007年1月9日，经该院主持调解，达成调解协议如下：1.“雪舫蒋”商标由雪舫工贸返还上蒋火腿厂所有，雪舫工贸注册的、与“雪舫蒋”火腿商标相似或相近的“雪舫”、“雪航蒋”商标同时转到上蒋火腿厂名下；2.上蒋火腿厂拥有的所有注册商标均独占许可给雪舫工贸使用，期限至2028年9月30日止；3.上述商标返还、转让及独占许可使用相关手续同时进行，提交国家商标局的时间限于本调解书生效后十五日内，费用由双方各半负担；4.雪舫工贸在许可使用期满后其名称是否可以存在以许可使用期满时的国家法律法规认定，但原则上不得经营“雪舫蒋”、“雪舫”、“雪航蒋”的同类产品；5.上蒋火腿厂拥有的“雪舫蒋”、“雪舫”、“雪航蒋”等商标的展期及费用由上蒋火腿厂负责，若不及时展期，应承担由此给雪舫工贸造成的一切经济损失，“雪舫蒋”、“雪舫”、“雪航蒋”商标的维权行为及费用由雪舫工贸负责；6.雪舫工贸独占许可使用期间，应严抓质量，杜绝一切有损“雪舫蒋”火腿品牌形象的行为（含故意放着“雪舫蒋”商标不用的行为），以保证商标价值和知名度不受损害，如发生上述情形，雪舫工贸应负责赔偿，且上蒋火腿厂有权单方终止合同；7.扣除雪舫工贸转让给上蒋火腿厂“雪舫”、“雪航蒋”等商标的转让费，雪舫工贸每年应支付商标独占使用费人民币18万元，商标应先支付许可使用费后使用，支付方式为每两年支付一次，计人民币36万元，在提前一年的10月1日前支付下两年度许可使用费。

嗣后，上蒋火腿厂与雪舫工贸签订《注册商标独占使用许可合同》（以下简称《许可合同》），载明：上蒋火腿厂将第300388号、第1793321号、第1793322号注册商标以独占许可的方式给雪舫工贸使用；商标独占许可使用的期限自2007年1月25日起至2028年9月30日止；2007年商标许可使用费为4万元，2008年至2028年每年许可使用费为18万元，商标应先支付许可使用费后使用，支付方式为每两年支付一次，在提前一年的10月1日前支付下两年度许可使用费；雪舫工贸逾期未交付商标许可使用费，按每日万分之三计付滞纳金，逾期达一个月或累计达三个月的，上蒋火腿厂可单方解除本合同；雪舫工贸独占许可使用期间，应严抓质量，杜绝一切有损“雪舫蒋”火腿品牌形象的行为（含故意放着“雪舫蒋”商标不用的行为），以保证商标价值和知名度不受损害，每年腌制“雪舫蒋”火腿数量原则上不得少于十万只，如发生上述情形，雪舫工贸应负担赔偿，赔偿金以每年商标独占使用费为标准，且上蒋火腿厂有权单方终止本合同；雪舫工贸在本许可合同期满后其名称是否可以存在，以许可使用期满时的国家法律法规认定，但原则上不得经营“雪舫蒋”、“雪舫”、“雪航蒋”商标核定使用的商品。

2007年7月7日，经国家商标局核准，第300388号商标转让给上蒋火腿厂。后经续展注册，该商标的注册有效期限延长至2017年9月29日止。

2007年9月30日、2009年10月6日，雪舫工贸两次向东阳市歌山镇村级财务代理中心（以下简称财务代理中心，账号为201000027890254）汇入各36万元，但上蒋火腿厂未开具相应增值税发票。2011年11月2日，上蒋火腿厂、上蒋村民委员会向雪舫工贸邮寄《解除合同的告函》，要求解除与雪舫工贸签订的《许可合同》，自2012年1月1日起，雪舫工贸不得在任何场合、任何形式继续使用第300388号“雪舫蒋”商标及与该商标相同相类似名字的企业名称，否则要承担侵权的法律责任。同年11月3日，雪舫工贸向财务代理中心汇入36万元。

2011年9月22日、9月29日、10月21日和2012年3月8日，上蒋火腿厂在公证处的监督下在“雪舫蒋”店铺购买火腿。公证员对整个证据保全过程出具了公证书。

2012年2月2日，上蒋火腿厂向雪舫工贸邮寄《函告》，《函告》重申如下：雪舫工贸立即停止在任何场合、任何形式继续使用包括第300388号注册商标在内的三个商标以及与该商标相同相类似名字的企业名称或产品名称，禁止再制造、销售、对外广告宣传这三商标核定使用的商品。

2012年5月22日，财务代理中心出具《证明》，载明：“雪舫工贸公司将‘雪舫蒋’品牌租金叁拾陆万元整（￥360000.00元）于2011年11月3日上午10时21分59秒汇入财务代理中心，至今未入上蒋村分户头。”

另查明，2007年10月25日，第300388号“雪舫蒋”注册商标被江西省吉安市中级人民法院认定为驰名商标。

雪舫工贸销售的“雪舫蒋”火腿的包装、宣传册上标有“吴宁府”标识。

上蒋火腿厂为本案一审支出公证费合计9090元。

2012年3月22日，上蒋火腿厂以雪舫工贸侵害商标权为由诉至一审法院，称：雪舫工贸擅自在火腿包装上将其自己注册的“吴宁府”商标与“雪舫蒋”商标混淆使用，贬损了“雪舫蒋”商标的价值。且雪舫工贸未支付2012年、2013年的商标许可使用费，违反《许可合同》第六条之约定，在其已按该合同第八条第一款之约定解除合同的情况下，雪舫工贸仍使用“雪舫蒋”商标并将之作为企业名称的行为，侵害其商标权。故请求法院判令雪舫工贸：1.停止对第300388号“雪舫蒋”商标的侵权行为（包括但不限于停止使用带有“雪舫蒋”及类似字眼的招牌、店内外装饰、宣传单等），并且销毁所有侵权产品、包装及商标标识；2.不得再行将“雪舫蒋”及类似、近似之字眼作为企业名称、字号予以使用；3.赔偿损失及相关调查侵权行为的合理费用合计501万元；4、承担本案的诉讼费用。

雪舫工贸答辩称：1.上蒋火腿厂故意设置履行障碍，既不催告又不提供付款方式，且一直未开具前两期商标许可使用费的发票，雪舫工贸在2011年9月至10月间多次向其询问付款方式并要求开具发票，亦未得到答复，从而导致迟延履行，故上蒋火腿厂单方解除合同的条件并未成就，《许可合同》应继续履行。2.雪舫工贸为履行合同义务，已于2011年11月3日被迫按原办法向财务代理中心付款，付款时间系在其收到合同解除通知之前，且上蒋火腿厂在半年多时间里未退回此款，应当视为其以实际行为接受了雪舫工贸的履行。3.上蒋火腿厂通过《许可合同》的履行既实现了品牌增值，又获得了经济利益，迟延三天付款并未损及其合同目的，雪舫工贸为“雪舫蒋”商标的增值付出了巨大心血，赢得了无数荣誉，单方解除合同对雪舫工贸显失公平。

一审法院经审理认为：根据商标法的相关规定，注册商标具有独占的排他权利，商标一经注册，商标权人即享有专用权，任何单位和个人非经注册商标专用权人许可均不得使用。上蒋火腿厂是第300388号注册商标的权利人，依法受法律保护。

本案争议焦点有三：（一）本案所涉的《许可合同》是否已解除。上蒋火腿厂认为，雪舫工贸违反了合同约定的付款义务，其已通知雪舫工贸要求解除合同，故《许可合同》已经解除。雪舫工贸认为，其迟延履行付款义务的主要原因是上蒋火腿厂故意设置履行障碍，且后来上蒋火腿厂已经实际接收雪舫工贸的迟延履行，故《许可合同》并未解除。该院认为，《许可合同》明确约定，雪舫工贸逾期交付商标许可使用费达一个月的，上蒋火腿厂可以单方解除合同，而雪舫工贸按合同约定应当在2011年10月1日之前支付2012年和2013年的商标许可使用费，但雪舫工贸直到2011年11月3日才支付，已逾期一个月。另外，雪舫工贸在同款产品上同时标注“吴宁府”和“雪舫蒋”商标，因“吴宁府”商标是雪舫工贸最近才申请注册的，而“雪舫蒋”商标系中华老字号、省著名商标和驰名商标，其知名度远远高于“吴宁府”商标，故雪舫工贸的行为明显带有傍大款、搭便车的故意，对消费者来说，亦会对产品的来源产生混淆，因此，雪舫工贸在产品上同时标注“吴宁府”和“雪舫蒋”商标的行为，实际上侵害了“雪舫蒋”商标的形象，故上蒋火腿厂解除《许可合同》的条件已成就。雪舫工贸关于上蒋火腿厂故意设置付款障碍的抗辩，并没有提供足够充分的证据佐证，且雪舫工贸已两次通过财务代理中心支付商标使用费，按照惯例，其仍可以通过财务代理中心支付2012年和2013年的商标使用费，故雪舫工贸的抗辩不能成立。综上，因《许可合同》约定的解除条件已成就，且上蒋火腿厂坚决要求解除该合同，故《许可合同》应当认定为已解除。

（二）雪舫工贸使用“雪舫蒋”作为招牌、产品的标识以及其公司名称中含有“雪舫”是否侵害了上蒋火腿厂第300388号注册商标专用权。该院认为，双方当事人签订的《许可合同》已被解除，且上蒋火腿厂要求雪舫工贸从2012年1月1日起不得继续使用第300388号雪舫蒋商标，但雪舫工贸在2012年3月8日仍将“雪舫蒋”作为店铺以及所销售产品的标识，其行为足以使他人对产品的来源产生混淆，造成相关公众的误认，侵害了上蒋火腿厂的注册商标专用权，雪舫工贸应当立即停止对第300388号注册商标的侵权行为（包括在产品包装、招牌、宣传单上使用“雪舫蒋”的行为）。雪舫工贸的字号“雪舫”与涉案商标文字相同，但因雪舫工贸成立时，涉案商标并非著名商标或驰名商标，雪舫工贸亦未将“雪舫”突出使用，且上蒋火腿厂未提供相应的证据证明他人会将雪舫工贸产品的来源与涉案商标产生混淆，故对该项诉讼请求不予支持。

（三）雪舫工贸应承担的民事责任。因雪舫工贸使用“雪舫蒋”的行为已侵害了上蒋火腿厂第300388号注册商标专用权，故应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。关于赔偿数额，根据《中华人民共和国商标法》第五十六条规定：“侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。前款所称侵权人因侵权所得利益，或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五十万元以下的赔偿”。本案中，上蒋火腿厂没有充分、有效的证据证明其因雪舫工贸侵权而造成的实际损失，也未能证明雪舫工贸因侵权所获得的利益。因此，综合考虑侵权行为的性质、后果、商标的知名度、商标的许可使用费以及上蒋火腿厂为制止侵权行为的合理开支等因素，酌情确定赔偿数额为18万元。关于上蒋火腿厂要求雪舫工贸销毁所有侵权产品、包装、商标标识的诉讼请求，因上蒋火腿厂并没有提供相应的证据，故不予支持。

综上，一审法院依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条，《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项、第五十六条第一款和第二款，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、第十六条第一款和第二款、第十七条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，于2013年7月2日判决：一、雪舫工贸立即停止侵犯上蒋火腿厂第300388号注册商标“雪舫蒋”商标专用权的行为；二、雪舫工贸于判决生效之日起十日内赔偿上蒋火腿厂经济损失18万元（含雪舫工贸为制止侵权而支出的合理费用）；三、驳回上蒋火腿厂的其他诉讼请求。雪舫工贸如未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费46870元，由上蒋火腿厂负担22593元，雪舫工贸负担24277元。

宣判后，上蒋火腿厂与雪舫工贸均不服，向本院提起上诉。

上蒋火腿厂上诉称：1. 一审法院认定雪舫工贸使用“雪舫”字号未侵害其商标权错误。雪舫工贸成立之时，“雪舫蒋”商标已是具有百年历史的老字号，在社会上具有较高的知名度。并且，如果让雪舫工贸继续在火腿产品上使用“雪舫”字号，也容易使相关公众产生误认。2.一审法院判令雪舫工贸赔偿其经济损失18万元，明显低于其因侵权所遭受的损失以及雪舫工贸因侵权所获得的利益。雪舫工贸故意在同款商品上同时使用“吴宁府”与“雪舫蒋”商标的行为已经严重损害了“雪舫蒋”商标的知名度与商标价值。且双方当事人在《许可合同》中已就“雪舫蒋”商标火腿的年产量作了明确约定，雪舫工贸自2012年1月1日起所销售的“雪舫蒋”商标产品所获利益均应计算至赔偿数额内。综上，请求二审法院：撤销一审判决第二项，判令雪舫工贸赔偿其损失501万元；支持其一审第二项诉讼请求，判令雪舫工贸不得再行将“雪舫蒋”及近似、类似字眼作为企业名称、字号予以使用；判决本案一审、二审的诉讼费用由雪舫工贸承担。

雪舫工贸上诉称：1.一审法院判决严重违反程序。上蒋火腿厂提起的是侵权之诉，一审法院却对涉案合同是否解除的问题进行了认定，并且又不将该认定结论列入判决主文，剥夺了其对合同解除事项的相关诉讼权利。2.一审法院判决认定事实错误。具体而言，其迟延支付商标许可使用费系上蒋火腿厂不诚信、故意设置障碍所致，应由上蒋火腿厂承担相应责任；“吴宁府”和“雪舫蒋”都是只有雪舫工贸才能合法使用的商标，其同时经营这两个品牌的火腿并不侵权；雪舫工贸不存在贬损“雪舫蒋”商标商誉的行为，未对上蒋火腿厂造成任何损失，原判认定的赔偿数额缺乏事实基础；双方当事人从未经约定或法定程序解除合同，一审法院认定其侵权不但错误，而且造成了极其负面的社会影响。请求二审法院撤销原判，发回重审，或依法改判，驳回上蒋火腿厂的诉讼请求。

上蒋火腿厂答辩称：1.一审法院判决程序合法。2.一审法院认定雪舫工贸侵权事实清楚、证据确实充分。具体而言，雪舫工贸将“吴宁府”商标与“雪舫蒋”商标共同使用于同一包装之上弱化了商标的识别功能，使消费者无法区别产品，并且“吴宁府”商品在原料、品质、价格级别上明显高于“雪舫蒋”商品，损害了“雪舫蒋”商标商誉。此外，上蒋火腿厂自2011年11月2日起就已经解除了《许可合同》，因此雪舫工贸自2012年1月1日起使用“雪舫蒋”商标的行为构成侵权。综上，请求二审法院依法驳回雪舫工贸的上诉请求。

雪舫工贸答辩称：1.一审法院关于其使用“雪舫”文字作为企业字号不构成侵权的认定正确。2.对于一审法院认定的赔偿数额，由于其并未侵权，故不存在所谓的向上蒋火腿厂赔偿损失的问题。综上，请求二审法院依法驳回上蒋火腿厂的上诉请求。

上蒋火腿厂在二审中向本院提交了以下证据：

1.（2013）浙金公证民字第936号公证书，拟证明截至2013年9月2日，雪舫工贸仍然在销售标注“雪舫蒋”商标和“雪舫”字号的火腿；

2.上蒋火腿厂自行委托他人购买的火腿原物一份和发票一张，拟证明截至2013年8月31日，雪舫工贸仍然在大量生产、销售、许诺销售“雪舫蒋”火腿。

雪舫工贸在二审中向本院提交了以下证据：

1.东阳市歌山镇政府出具的《情况说明》，拟证明迟延支付使用费的主要原因是上蒋火腿厂造成的。

2.商标注册证四份，拟证明雪舫工贸有权使用“吴宁府”商标。

3.2007年9月30日上蒋村民委员会开具的金华市农村集体经济组织统一收据一份，拟证明上蒋村民委员会只对2008年和2009年的使用费开具过收据。

4.浙江“雪舫蒋”产品广告费清单，拟证明雪舫工贸为维护和提升“雪舫蒋”品牌的声誉，自商标使用许可合同签署以来花去广告宣传费用849167.7元。

5.委托协议书一份（复印件）、收款收据两份、判决书一份、生效证明一份，拟证明雪舫工贸为“雪舫蒋”认定驰名花去费用43万元，该费用应当由上蒋火腿厂承担，且应当可以冲抵商标使用许可费。因此，雪舫工贸不存在逾期支付使用费的情形。

6.上蒋火腿厂的工商登记资料（复印件），拟证明上蒋火腿厂的经营范围没有“雪舫蒋”商品的生产和销售，其仅仅是商标持有人。

7.浙江省东阳市人民法院（1999）东经初字第1382号民事判决书及（1999）东执字第3408号民事裁定书（均系复印件），拟证明上蒋火腿厂经生效判决确认，拖欠案外人借款，且一直未予执行，因此存在账户被查封的可能性，上蒋火腿厂也正是以此为由在2011年付款期限前对原缴费账户提出异议，要求雪舫工贸不要再打款至该账户。

8.现金缴款单一张（复印件），拟证明其已于2013年10月1日将2014年、2015年的36万元使用费汇入财务代理中心账户。

对上蒋火腿厂提交的证据，雪舫工贸质证认为：对两份证据的真实性均无异议，对其仍然在生产、销售“雪舫蒋”火腿的事实亦予承认，因为其有权使用“雪舫蒋”商标。

对雪舫工贸提交的证据，上蒋火腿厂质证认为：证据1，对其真实性、合法性和关联性均有异议，该说明中关于其账号被查封、雪舫工贸曾向镇政府汇报等事实均不存在，其在一审中提交的证据13可以证明歌山镇政府已经收回了该份说明，证据14、15可以证明雪舫工贸的缴费渠道是畅通的。证据2，对真实性无异议，对雪舫工贸有权使用自己的注册商标亦予认可，但其在使用自己的注册商标时，不应与“雪舫蒋”商标混用，否则即构成侵权。证据3，对真实性无异议，对其只开具过一次收据的事实亦予认可，但该收据恰恰证明只要雪舫工贸索要发票，其都会开具。证据4，对形式真实性无异议，但该组票据并无相应的广告合同相印证，不能证明这些广告费用都是为了提升“雪舫蒋”商誉而支出。证据5，对委托协议书的真实性、关联性有异议；对收款收据的证据三性均有异议；对判决书和生效证明的真实性无异议，但不能据此证明雪舫工贸为认定驰名商标花费43万元；并且，即使雪舫工贸为提升商标价值花费了广告费，也不能以此抵充其商标使用费。证据6，对真实性无异议，但上蒋火腿厂之所以未生产、销售“雪舫蒋”火腿，是基于当事人双方在《许可合同》中的约定，故不能以此否认上蒋火腿厂解除合同的合法性。证据7，对真实性无异议，但与本案没有关联。证据8，对真实性无异议，但上蒋火腿厂并未接收该款项。此外，证据4-8均在本案诉讼之前已经存在，与本案亦无重大关联，故不属于二审新证据。

以上证据经庭审质证，结合双方当事人的质证意见，本院认证如下：对于上蒋火腿厂提交的证据，雪舫工贸对其真实性及待证事实均无异议，应予确认。对于雪舫工贸提交的证据，证据1虽然在形式上具有真实性，但歌山镇政府在出具该份说明之后又将其收回，故对该份说明的实质真实性无法确认。证据2和3，上蒋火腿厂对其真实性及待证事实均无异议，应予确认。证据4系2007年至2013年初的广告费支付凭证，对其形式真实性予以确认，但其不能证明上述所有广告费均系为提升“雪舫蒋”商誉而支付，更不能以此主张抵消其应支付的商标使用费，故不予认定。证据5，委托协议书系复印件，支付凭证系收款收据而非正式发票，且上述证据中的受托方和收款人与该组判决书中雪舫工贸的委托代理人不一致，故对其真实性不予认定。证据6-8符合证据三性，予以认定。

对一审查明的事实，本院予以确认。另查明：

根据《金华市志》、《东阳市志》等史料记载：“金华蒋腿原产东阳上蒋村。始产于明朝，由蒋姓始祖蒋昌道所创。清咸丰九年（1859）后，蒋雪舫腿坊，改进工艺，所制‘雪舫蒋腿’品质特佳，名声大噪。……历来被视为金华火腿中之珍品，曾列为朝廷贡品，并多次在国际和全国食品博览会上获奖。”在雪舫工贸经许可使用“雪舫蒋”商标期间，“雪舫蒋”商标和雪舫工贸取得了一系列荣誉。如2001年11月，雪舫蒋牌火腿被认定为中国国际农业博览会名牌产品；2003年9月和2006年5月，雪舫工贸生产的“雪舫蒋”火腿两次荣获全国食品博览会金奖；2006年9月，雪舫工贸生产的雪舫蒋牌肉制品（中式火腿）被授予中国名牌称号；2010年，“雪舫蒋”商标被延续确认为浙江省著名商标。

上蒋火腿厂一审提交的公证取得的八件火腿产品上均同时标注了“吴宁府”和“雪舫蒋”商标。其中，三个绿色包装盒款产品系以“两头乌”为原料的火腿，价格均超过700元；包装盒正中标注了“雪舫蒋”和“雪舫生态农业”字样，左边占盒面三分之一宽处标注了“吴宁府两头乌无公害养殖基地”字样，左上角有“吴寧府”图文商标，右下角有“吴宁府火腿”字样；火腿肉上印有“吴宁府”字样，腿骨标签上印有“吴寧府”图文商标。三个红色包装盒款产品系以普通猪肉为原料的火腿，价格在250至390元之间；包装盒正中标注“雪舫蒋”，左上角有“吴寧府”图文商标；火腿肉上印有“雪舫蒋”字样，腿骨标签上印有“吴寧府”图文商标。两个塑料包装盒款火腿产品中，“两头乌分割腿”价格768元，普通原料火腿价格313元；两款外观基本相同，均在正中显著位置标注“雪舫蒋”字样，左右两侧标有“吴寧府”图文商标。此外，公证取得的火腿产品宣传册封面正中印有较大的“雪舫蒋火腿”字样，左上角有较小的“吴寧府”图文商标，宣传册内容系对“雪舫蒋”火腿的介绍。

上蒋火腿厂二审提交的公证取得的火腿产品上只有“雪舫蒋”商标，未标注“吴宁府”商标。

在网址为的雪舫工贸网站上，既有关于“雪舫蒋”品牌的介绍，也有关于“吴宁府”品牌的介绍。其中介绍“吴宁府”的页面主要记载了该公司投资建设的无公害“两头乌”肉猪标准化养殖推广示范基地的情况。在“产品速览”页面上则有多幅产品图片，分别标注了不同产品名称，包括“吴宁府两头乌分割腿”、“吴宁府两头乌火腿”、“雪舫蒋火腿”等。

上蒋火腿厂成立于1996年1月26日，注册资金14万元，目前的经营范围为注册商标许可服务、火腿产品研究开发。雪舫工贸成立于2001年5月29日，注册资金4777万元，经营范围为生产加工腌腊肉制品等。2009年7月28日至2013年7月7日期间，雪舫工贸先后取得第5992129号“吴寧府”图文商标、第7861266号“吴宁府”文字商标、第7861278号和第10531865号“吴宁府”图文商标。

二审第二次开庭时，上蒋火腿厂的法定代表人蒋正洪述称，2011年10月20号还是25号左右，雪舫工贸的生产厂长金跃良在大街上与其相遇时，曾问其使用费怎么交。

2013年10月1日，雪舫工贸将36万元汇入财务代理中心账户用于支付2014年、2015年的使用费。2014年2月24日，雪舫工贸在二审第二次开庭结束后，向本院表示，在法院判决认定《许可合同》继续履行的前提下，其愿意以后不再在火腿产品上同时使用“雪舫蒋”和“吴宁府”商标，并适当提高商标许可使用费。

根据双方当事人的上诉请求、理由，以及相应的答辩意见，本案的争议焦点在于：一、上蒋火腿厂能否单方解除《许可合同》；二、雪舫工贸的被诉行为是否侵害“雪舫蒋”商标权；三、若侵权成立，雪舫工贸应承担的民事责任。对上述争议焦点，本院分析认定如下：

（一）上蒋火腿厂能否单方解除《许可合同》

本院认为，上蒋火腿厂无权单方解除《许可合同》，理由如下：

1.雪舫工贸迟延履行存在一定合理事由。首先，双方当事人未在《许可合同》中约定缴费账号。雪舫工贸在支付前两期使用费时虽系通过财务代理中心支付，但其主张上蒋火腿厂在2009年收取使用费时曾对通过该中心支付提出异议，故其在2011年支付使用费前多次让其生产厂长金跃良询问缴费事宜，但对方未予答复。为证明上述事实，雪舫工贸提交了金跃良的书面证言、东阳市人民法院（1999）东经初字第1382号民事判决书等证据。上蒋火腿厂对上述主张虽予否认，但其法定代表人蒋正洪述称，2011年10月20号还是25号左右，金跃良曾问其使用费怎么交。该陈述印证了金跃良曾询问上蒋火腿厂如何缴费的事实，说明雪舫工贸在2011年缴费期将至时，确对是否应支付使用费至原账号存在疑问。其次，考虑到“雪舫蒋”商标经过雪舫工贸的多年宣传使用，在业内已具有较高知名度，在雪舫工贸生产经营中的重要性是毋庸置疑的，因此，按常理推断，如果不是事出有因，雪舫工贸也不会延期支付。从实际履行情况来看，雪舫工贸在收到合同解除通知后立即支付了2012年、2013年的使用费，甚至在本案二审期间又支付了2014年、2015年的使用费，这也说明其对该商标的重视程度和积极履行合同的态度。综上分析，雪舫工贸虽无法提供直接证据，但通过双方当事人陈述、相关案件事实及辅助证据，能够形成证据链间接证明雪舫工贸迟延履行系缴费账号不明造成。

2.上蒋火腿厂未履行合同附随义务，有违诚实信用原则。《中华人民共和国合同法》第六十条第二款规定：“当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。”合同解除是对一个原本成立生效的合同的终结，往往会对双方当事人的权利义务产生重大影响。在约定解除场合，虽然解除事由可以由当事人自行约定，但在行使单方解除权时，尤其在涉及双方重大权利义务关系时，当事人应当遵循诚实信用原则，不得滥用解除权。本案中，上蒋火腿厂在2011年缴费期限届满前，接连于2011年9月22日、9月29日和10月21日申请了三次公证保全，说明其在雪舫工贸迟延支付前就积极着手准备诉讼，显示出无意继续与对方合作的主观状态。待雪舫工贸未于期限届满日付款，上蒋火腿厂即于同年11月2日发出合同解除通知，即使雪舫工贸的违约情节轻微，且在收到通知后立即支付了使用费，上蒋火腿厂也未给其任何协商解决的机会。本院认为，双方当事人系商标许可使用关系，且期限超过20年，一旦合同解除，将对雪舫工贸的生产经营带来严重的负面影响，对此上蒋火腿厂亦是明知的。在合同履行过程中，双方本应相互配合、积极协助、适时提醒，使合同能够顺利履行，而不是时刻寻找对方过错以达到解除合同的目的。虽然在一般情况下，逾期付款达到约定解除条件时，解除权人行使解除权无需以其曾催告对方履行为前提，但在本案缴费账户不明、合同解除对双方权利义务影响重大的前提下，根据诚实信用原则，上蒋火腿厂应负有明确账户和通知催告的附随义务，在其未履行上述附随义务的情况下，无权径行解除合同。此外，上蒋火腿厂对于雪舫工贸于2009年10月6日支付的使用费，本应在其收到使用费的合理期限内开具发票，但至今未予开具，亦违反了合同附随义务。

3.解除合同将导致各方利益严重失衡。在《许可合同》正常履行的前提下，雪舫工贸作为独占许可使用权人有权使用“雪舫蒋”商标至2028年。其不但将“雪舫蒋”系列火腿作为主营产品，而且为培育“雪舫蒋”商标付出了巨大的精力和财力，在其经营之下，“雪舫蒋”火腿年产量大幅增加，商标知名度也得到了很大提升。因此，对雪舫工贸而言，猝不及防地解除合同不仅会对正常的生产经营造成不利影响，其多年培育商标所付出的心血亦无法获得合理回报，此外也不利于“雪舫蒋”品牌本身的发展。考虑到雪舫工贸迟延履行存在一定合理事由，收到解除通知后立即履行付款义务，在客观上未影响合同目的的实现，并且上蒋火腿厂对迟延履行亦存在一定过错，综合上述情形，如果仅仅因为雪舫工贸的轻微违约行为就导致合同解除以及损失严重的后果，显然有失公允。

综上分析，雪舫工贸虽未按约定时间支付使用费，但违约情节轻微，且主要系缴费账号不明所致，根据诚实信用和公平原则，上蒋火腿厂在未明确账号并通知催告、也未开具前期发票的情况下，无权单方解除《许可合同》。由于《许可合同》尚未解除，上蒋火腿厂以雪舫工贸无权继续使用“雪舫蒋”商标为由构成侵权的主张不能成立，本院不予支持。

至于上蒋火腿厂在答辩意见中提出的雪舫工贸在收到解除通知后三个月内未提起诉讼的问题，《中华人民共和国合同法》第九十六条第一款规定：“当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。”《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十四条规定：“当事人对合同法第九十六条、第九十九条规定的合同解除或者债务抵销虽有异议，但在约定的异议期限届满后才提出异议并向人民法院起诉的，人民法院不予支持；当事人没有约定异议期间，在解除合同或者债务抵销通知到达之日起三个月以后才向人民法院起诉的，人民法院不予支持。”本案中，虽然雪舫工贸未在收到解除通知后的三个月内提起诉讼，但其在收到解除通知后立即向财务代理中心支付了使用费，以实际履行行为表明了其不同意解除合同的态度，故应视为雪舫工贸已依法提出异议。并且，适用上述解释第二十四条合同解除异议期条款，应以通知方在实质上享有解除权为前提，但根据上述分析，上蒋火腿厂本身并无权单方解除《许可合同》，因此不符合上述条款的适用条件。

此外，对于雪舫工贸提出的不应在侵权诉讼中认定合同是否解除的上诉理由，本院认为，合同是否解除是判断商标侵权行为是否构成的必要前提，属于本案审理范围。对此，本院已在二审庭审中释明，雪舫工贸表示同意。

（二）雪舫工贸是否侵害“雪舫蒋”商标权

本案中，上蒋火腿厂认为，雪舫工贸擅自在火腿包装上同时使用其自己注册的“吴宁府”商标与许可使用的“雪舫蒋”商标，不但弱化了“雪舫蒋”商标的识别功能，而且贬损了“雪舫蒋”商标的价值，因此构成侵权。

本院认为，我国法律虽未明确将此类行为列为商标侵权行为，但《中华人民共和国商标法》第五十二条第五项规定的“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”行为，是一项开放性的规定，因此人民法院需要对被诉行为的性质和后果进行实质性衡量，根据具体情况认定是否属于商标侵权行为。

商标最基本最重要的功能在于识别商品来源，即相关消费者能够据此将商标所有人的商品与其他商品区分开来。商标许可使用制度的目的之一就在于保证商品来源的唯一性。在许可使用关系中，虽然商标所有人并非商品的实际生产经营者，但被许可人使用的商标所指向的商业来源应是商标所有人。然而，在本案中，雪舫工贸未经上蒋火腿厂同意，不仅在同一火腿产品上标注了被许可使用的“雪舫蒋”商标，还标注了自己注册的“吴宁府”商标，实际上使同一商品出现了两个来源。从客观后果来看，由于消费者并不知晓两个商标及其所有人之间的关系，很可能认为“雪舫蒋”商标和“吴宁府”商标所指向的商业来源具有同一性，从而影响到“雪舫蒋”商标识别功能的正常发挥。并且，许可使用关系终止以后，上述不良后果会进一步凸显，因为在两个分属于不同所有人的商标独立使用于同类商品时，由于在先混用行为的存在，消费者仍然会认为“吴宁府”品牌商品与“雪舫蒋”品牌商品出于同一商业来源，进而产生市场混淆。此外，由于“雪舫蒋”商标在长期使用的过程中已经具有了较高的知名度，在消费者对“吴宁府”商标所指向的商业来源产生错误认识的同时，实际上也使注册不久的“吴宁府”商标获取了“雪舫蒋”商标所积累的商誉。从雪舫工贸的主观意图来看，也是想借“雪舫蒋”商标之商誉提高自身“吴宁府”商标的知名度。

据此，本院认为，雪舫工贸在火腿产品上同时使用“吴宁府”与“雪舫蒋”商标的行为，损害了“雪舫蒋”商标的识别功能，构成商标侵权行为。

此外，一审判决在认定《许可合同》解除时，将雪舫工贸在同一产品上标注“吴宁府”和“雪舫蒋”商标，作为合同解除条件成就的理由之一。对此，本院认为，虽然《许可合同》第九条约定，“雪舫工贸独占许可使用期间，应严抓质量、杜绝一切有损‘雪舫蒋’火腿品牌形象的行为（含故意放着‘雪舫蒋’商标不用的行为），以保证商标价值和知名度不受损害”，否则上蒋火腿厂有权单方终止本合同。但是，上蒋火腿厂在起诉状及庭审中已明确其系依据《许可合同》第八条第一款之约定解除合同，即其主张的合同解除事由系雪舫工贸逾期履行，而非侵害其商标权。退一步讲，即使上蒋火腿厂以侵权为由主张合同解除，从侵权行为所造成的客观后果来看，也并未达到有损“雪舫蒋”商标形象的程度。具体而言，在上蒋火腿厂一审提交的公证取得的八件火腿产品上，均同时标注了“雪舫蒋”和“吴宁府”商标，其中“雪舫蒋”是处于中间显著位置的主要商标，“吴宁府”则处于左右两侧。即使在部分以“两头乌”猪肉为原料的火腿包装上，“吴宁府”商标确实更明显一些，但“雪舫蒋”商标也仍然居于最显著的位置。所以，“吴宁府”商标是以子商标的身份攀附了“雪舫蒋”主商标的商誉，但并未达到贬损“雪舫蒋”商标形象和价值的程度，故上蒋火腿厂亦不能以此为由解除合同。

（三）雪舫工贸应承担的民事责任

雪舫工贸在火腿产品上同时使用“吴宁府”与“雪舫蒋”商标的行为构成侵权，应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。关于赔偿数额，《中华人民共和国商标法》第五十六条第一款、第二款规定：“侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。前款所称侵权人因侵权所得利益，或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五十万元以下的赔偿。”《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第二款规定：“人民法院在确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，商标使用许可费的数额，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。”本案中，上蒋火腿厂未提供充分、有效的证据证明其因侵权遭受损失的具体数额，也未提供证据证明雪舫工贸因侵权获得利益的具体数额。因此，本案综合考虑商标的许可使用费，侵权行为的性质、持续时间、客观后果，“雪舫蒋”商标的知名度以及上蒋火腿厂为制止侵权行为的合理开支等因素，酌情确定赔偿数额为15万元。本院尤其注意到以下事实和因素：1. 《许可合同》约定的使用费为每年18万，但上蒋火腿厂并未同意雪舫工贸在使用“雪舫蒋”商标的同时使用其他商标，该使用行为显然已超出了双方当事人签订《许可合同》的本意；2. 2011年9月22日，上蒋火腿厂第一次公证取得了同时使用“吴宁府”和“雪舫蒋”商标的火腿；2013年8月31日，上蒋火腿厂公证购买的火腿上只有“雪舫蒋”商标，已没有“吴宁府”与“雪舫蒋”商标同时使用的情况。3.从客观后果来看，涉案侵权行为确实有损“雪舫蒋”商标的识别功能，但尚未产生如上蒋火腿厂所称——使消费者认为“雪舫蒋”火腿质量不如“吴宁府”火腿，从而贬损其商标价值的后果。4.从主观状态来看，雪舫工贸企图借助“雪舫蒋”商标商誉推广自有品牌，存在“搭便车”的故意。但在正常履行《许可合同》的情况下，其对“雪舫蒋”商标尚有十几年的使用权，能够享受“雪舫蒋”商标增值为其带来的巨大利益，故按照常理，不存在贬损“雪舫蒋”商誉的意图。5.“雪舫蒋”经过长期宣传使用，在火腿行业具有较高的知名度。

综上，《许可合同》并未解除，雪舫工贸有权继续依约单独使用第300388号“雪舫蒋”商标，但其在火腿产品上同时使用“吴宁府”商标和“雪舫蒋”商标的行为有损“雪舫蒋”商标的识别功能，构成商标侵权行为，应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。上蒋火腿厂的上诉理由均不成立，不予支持。雪舫工贸关于《许可合同》未解除，故其有权继续使用“雪舫蒋”商标的上诉理由成立，应予支持；但其关于同时使用“吴宁府”商标和“雪舫蒋”商标的行为不构成侵权的上诉理由不能成立，不予支持。原判虽然认定事实基本清楚、但适用法律错误、实体处理不当，应予纠正。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项，《中华人民共和国商标法》（2001年修正）第五十二条第（五）项，《中华人民共和国合同法》第六十条第二款、第九十六条第一款，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第一款、第二款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十四条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：

一、撤销浙江省金华市中级人民法院（2012）浙金知民初字第61号民事判决；

二、雪舫工贸立即停止在火腿产品上同时使用第300388号“雪舫蒋”注册商标和涉案“吴宁府”系列商标的行为；

三、雪舫工贸于本判决生效之日起十日内赔偿上蒋火腿厂经济损失15万元（含上蒋火腿厂为制止侵权而支出的合理费用）；

四、驳回上蒋火腿厂的其他诉讼请求。

雪舫工贸如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费46870元，二审案件受理费46870元，均各由上蒋火腿厂负担22733元，由雪舫工贸负担24137元。

本判决为终审判决。

审 判 长 王 亦 非

代理审判员 何 琼

代理审判员 李 臻

二○一四年四月三十日

本件与原本核对无异

书记员 郝 梦 君