《中华人民共和国专利法修订草案（送审稿）》修订建议及说明

委托提出建议单位：国务院法制办

提交时间：2015年12月31日

建议人：冯晓青

● 中国政法大学知识产权法研究所所长、教授、博士生导师

● 中国知识产权法学研究会副会长

● 第二届北京市人民政府立法工作专家委员会委员

根据国家知识产权局2015年7月20日向国务院提交的《中华人民共和国专利法修订草案送审稿）》（以下简称《送审稿》），以现行《专利法》（2008年第三次修改）为参照，针对《送审稿》若干条款的规定提出修改意见，并做出必要说明，供国务院法制办及相关立法部门参考。

第一章 总则

1．《送审稿》第七条（此条现行法未改）

对发明人或者设计人的非职务发明创造专利申请，任何单位或者个人不得压制。

【修改建议】

本条修改为:

对发明人或者设计人的非职务发明创造专利申请，任何单位或者个人不得剥夺与限制。

【修改说明】

“压制”不是一个典型的专业术语。改成“剥夺与限制”，则在术语上符合知识产权专门法的表述，同时也将“压制”的内涵揭示出来了。

2．《送审稿》第十一条（现行法相同条款）【专利禁止权】

发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

【修改建议】

第二款修改为：

外观设计专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

【修改说明】

第二款表述和第一款不一，增加“除本法另有规定的以外”，使法条规定显得严谨。

3．《送审稿》第十四条【引入诚信条款并规定保护公共利益原则】

（新增，原条文移至第八十条） 申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者不合理地排除、限制竞争。

【修改建议】

申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。专利权人不得滥用其专利权损害公共利益，不得不合理地排除、限制竞争。

【修改说明】

原文表述缺乏行为主体（专利权人）。原文用“或者”连接“滥用专利权损害公共利益”以及“不合理地排除、限制竞争”。由于后者也是涉及损害公共利益的行为（见《反垄断法》第五十五条规定），现有的表述不够清晰、严密，需要重新措辞。

第七章 专利权的保护

4．《送审稿》第六十条第二款

对群体侵权、重复侵权等扰乱市场秩序的故意侵犯专利权行为，专利行政部门可以依法查处，责令侵权人立即停止侵权行为，并可以没收侵权产品、专门用于制造侵权产品或者使用侵权方法的零部件、工具、模具、设备等。对重复侵犯专利权的行为，专利行政部门可以处以罚款，非法经营额五万元以上的,可以处非法经营额一倍以上五倍以下的罚款；没有非法经营额或者非法经营额五万元以下的,可以处二十五万元以下的罚款。

【修改建议】

在第二款基础之上，增加一款，作为第三款。内容如下：

前款规定的群体侵权是指专利侵权人数量众多、专利权人难以控制的扰乱市场秩序的故意侵权行为；反复侵权是指针对同一专利权的多次故意侵权行为。

【修改说明】

第二款系新增条款。该款对专利侵权人课以很重的行政处罚责任，对行政处罚相对人利害关系重大。因此，有必要对什么是群体侵权和重复侵权作出明确定义。该定义不宜在配套的《专利法实施细则》中予以规定，而应在《专利法》中明确。

5．《送审稿》第六十一条

（新增）处理专利侵权纠纷的专利行政部门，应当事人的请求，可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解；调解不成的，当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。调解协议达成后，一方当事人拒绝履行或者未全部履行的, 对方当事人可以申请人民法院确认并强制执行。

【修改建议】

本条修改为：

处理专利侵权纠纷的专利行政部门，应当事人的请求，可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解。经专利行政管理部门调解，当事人未达成协议或者调解书生效后不履行的，当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。

【修改说明】

送审稿第六十一条的规定，赋予了调解协议达成后过高的效力。虽然这样可以简化司法程序，减少诉累，但与调解协议的效力本身不大吻合。与2013年修改后的《商标法》的类似规定也不吻合。

6．《送审稿》第六十二条（新增）

明知有关产品系专门用于实施专利的原材料、中间物、零部件、设备，未经专利权人许可，为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为的，应当与侵权人承担连带责任。

明知有关产品、方法属于专利产品或者专利方法，未经专利权人许可，为生产经营目的诱导他人实施了侵犯该专利权的行为的，应当与侵权人承担连带责任。

【修改建议】

删除本条。

【修改说明】

该条规定实际上是所谓引进间接侵权制度。间接侵权制度本身无可厚非，关键是在现阶段我国专利法是否需要规定。规不规定间接侵权制度，反映的是一个国家特定时段的专利保护水平。虽然我国整体上不断提高包括专利权在内的知识产权保护水平，但具体到某项知识产权制度，则需要根据有利于我国最大化的整体利益原则。目前，我国所谓专利间接侵权并不是要急于加以规范，因为我国创新能力还不够高，必须为创新环境留下足够的创新空间。如果现在引进间接侵权制度，在国外专利处于强势的情况下，尤其是我国大量的中间产品和大量的进出口贸易环境下，对我国企业和产业发展会存在明显的弊大于利的局面。因此，建议暂不规定。

7．《送审稿》第六十三条（新增）

网络服务提供者知道或者应当知道网络用户利用其提供的网络服务侵犯专利权或者假冒专利，未及时采取删除、屏蔽、断开侵权产品链接等必要措施予以制止的，应当与该网络用户承担连带责任。

专利权人或者利害关系人有证据证明网络用户利用网络服务侵犯其专利权或者假冒专利的，可以通知网络服务提供者采取前款所述必要措施予以制止。网络服务提供者接到合格有效的通知后未及时采取必要措施的，对损害的扩大部分与该网络用户承担连带责任。

专利行政部门认定网络用户利用网络服务侵犯专利权或者假冒专利的，应当通知网络服务提供者采取本条第一款所述必要措施予以制止，网络服务提供者未及时采取必要措施的，对损害的扩大部分与该网络用户承担连带责任。

【修改建议】模式一

删除本条。

【修改说明】

上述规定，明显地借用了《侵权责任法》和《信息网络传播权保护条例》的相应规定。但是，对《侵权责任法》第三十六条的规定进一步扩大了网络服务提供者的责任范围，即将“应当知道”也纳入。须知，专利侵权之判断较之于著作权侵权难度更大，尤其是发明专利。送审稿增加的规定，对于网络服务商课以与其判断专利侵权能力不一致的较重的注意义务，可能不利于网络服务商的健康发展。

【修改建议】模式二

保留本条，但做出一定的修改。

第一款修改为：

网络服务提供者知道网络用户利用其提供的网络服务侵犯专利权或者假冒专利，未及时采取删除、屏蔽、断开侵权产品链接等必要措施予以制止的，应当与该网络用户承担连带责任。

第二款修改为：

专利权人或者利害关系人有证据证明网络用户利用网络服务侵犯其专利权或者假冒专利的，可以通知网络服务提供者采取前款所述必要措施予以制止。网络服务提供者接到合格有效的通知后采取前述必要措施的，不承担侵权责任；未及时采取必要措施的，对损害的扩大部分与该网络用户承担连带责任。

增加一款作为第三款：

因专利权人或者利害关系人的通知导致网络服务提供者错误删除、屏蔽、断开产品链接而给服务对象造成损失的，专利权人或者利害关系人应当承担赔偿责任。

第三款改为第四款，并修改为：

专利行政部门认定网络用户利用网络服务侵犯专利权或者假冒专利的，应当通知网络服务提供者采取本条第一款所述必要措施予以制止，网络服务提供者根据专利行政部门的通知及时采取上述措施的，不承担侵权责任；未及时采取必要措施的，对损害的扩大部分与该网络用户承担连带责任。

8．《送审稿》第六十七条

专利行政部门根据已经取得的证据，对涉嫌侵犯专利权行为或者假冒专利行为进行处理或者查处时，可以询问有关当事人，调查与涉嫌违法行为有关的情况；对当事人涉嫌违法行为的场所实施现场检查；查阅、复制与涉嫌违法行为有关的合同、发票、账簿以及其他有关资料；检查与涉嫌违法行为有关的产品，对有证据证明是扰乱市场秩序的故意侵犯专利权的产品或者假冒专利的产品，可以查封或者扣押。

专利行政部门依法行使前款规定的职权时，当事人应当予以协助、配合。当事人拒绝、阻挠专利行政部门行使职权的，由专利行政部门予以警告；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

【修改建议】

第二款恢复到现行法的规定。

【修改说明】

送审稿修改的规定关于治安管理及刑事责任的规定明显多余。实践中出现存在治安处罚乃至犯罪行为的，自然适用相应的法律规定，无须在专利法中规定。

9．《送审稿》第六十八条

侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对于故意侵犯专利权的行为，人民法院可以根据侵权行为的情节、规模、损害后果等因素，在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予十万元以上五百万元以下的赔偿。

人民法院认定侵犯专利权行为成立后，为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。

【修改建议】1

第一款中，“对于故意侵犯专利权的行为，人民法院可以根据侵权行为的情节、规模、损害后果等因素，在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。”修改为：

对于恶意侵犯专利权的行为，情节严重的，人民法院可以根据侵权行为的规模、持续时间、损害后果等因素，在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。

【修改说明】

送审稿现行规定没有对于适用惩罚性赔偿的专利侵权行为给予严格限定。这可能导致惩罚性赔偿的泛滥。为此，需要限定为“恶意”的专利侵权行为（如反复侵权），同时强调“情节严重”。这样也与已经修改的《商标法》关于惩罚性赔偿的规定相匹配。此外，法院考虑的因素还可以包括“持续时间”，这样可以将反复侵权行为纳入。

【修改建议】2

第二款修改为：

权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上五百万元以下的赔偿。

【修改说明】

法定赔偿如果将最低额规定为十万元，可能存在以下后果：（1）导致客观上赔偿的不公平。理由是，很多专利侵权案件，尤其是大量的实用新型和外观设计专利侵权案件，在“权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定”时，并非损失都达到了十万元。而从国家知识产权局调研的数据看，适用法定赔偿的平均数额为八万元，实践中有很多只有两、三万元，有些则超过十万元。一概规定必须不低于十万元，显然也与审判实践情况不符。（2）会助长商业维权。这将导致更严重的后果。规定一万元以上，则给司法实践的适用留有较大余地。

【修改建议】3

第三款修改为：

人民法院认定侵犯专利权行为成立后，为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人无正当理由不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。

【修改说明】

现实中，被告可能有正当理由的情况，需要考虑。

10．《送审稿》第六十九条

专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯专利权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。

申请人提出申请时，应当提供担保；不提供担保的，驳回申请。

人民法院应当自接受申请之时起四十八小时内作出裁定；有特殊情况需要延长的，可以延长四十八小时。裁定责令停止有关行为的，应当立即执行。当事人对裁定不服的，可以申请复议一次；复议期间不停止裁定的执行。

申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日起十五日内不起诉的，人民法院应当解除该措施。

申请有错误的，申请人应当赔偿被申请人因停止有关行为所遭受的损失。

【修改建议】

本条第三款修改为：

人民法院应当考虑该专利权被侵害的可能性、停止有关行为的必要性、是否涉及重大公共利益以及是否存在对被申请人利益之间严重失衡等因素，自接受申请之时起四十八小时内作出裁定；有特殊情况需要延长的，可以延长四十八小时。裁定责令停止有关行为的，应当立即执行。当事人对裁定不服的，可以申请复议一次；复议期间不停止裁定的执行。

【修改说明】

专利侵权判断较为复杂，尤其是发明专利侵权的判断，而停止有关行为势必对被请求人利害关系重大。为了公平地保护当事人合法权益，防止请求人滥用此条恶意打击竞争对手，应当借鉴美国等国家关于专利侵权临时禁令制度，对法院发布诉前禁令措施规定若干重要考虑因素。

11．《送审稿》第七十三条

为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。

【修改建议】

本条修改为：

为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能提供该产品合法来源的，不承担赔偿责任。

【修改说明】

用“提供该产品合法来源”比“证明该产品合法来源”更妥当。

12．《送审稿》第七十四条（新增）

专利行政部门应当建立专利权保护信用信息档案，并纳入全国信用信息共享交换平台。

【修改建议】

建议删除本条。

【修改说明】

专利侵权判断具有高度的技术性和复杂性，与一般的侵权性质有其特殊性。现实中很多专利纠纷，经法院一审二审再审程序，延时长且最后的结果可能与前面的差别大。如果在全国信息交换共享平台中纳入专利保护信息档案，可能出现在先的生效判决认定侵权，从而使被告信用受到负面影响，但最终的结果改判，此时信用方面的损害谁来负责？因此，建议删除。如果不予删除，则考虑予以限定。例如，仅规定将“假冒专利” 纳入全国信用信息共享交换平台。

13．《送审稿》第七十五条（新增）

设立专利代理机构或者取得专利代理师资格需经国务院专利行政部门许可。

未经国务院专利行政部门许可，任何单位或者个人不得为经营目的从事专利代理业务。违反本款规定的，由专利行政部门视其情节责令停止违法行为，没收违法所得，可以并处罚款。

【修改建议】

建议删除本条。

【修改说明】

新增规定强化了国务院专利行政部门对专利代理机构的许可制度，缺乏正当性，与这类机构未来改革方向不一致。

14．《送审稿》删除现行法第七十二条

侵夺发明人或者设计人的非职务发明创造专利申请权和本法规定的其他权益的，由所在单位或者上级主管机关给予行政处分。

【修改建议】

建议恢复本条，并做修改。修改后条文如下：

侵夺发明人或者设计人的非职务发明创造专利申请权和本法规定的其他权益的，由所在单位或者上级主管机关给予处分。

【修改说明】

本条对应前面的第七条。如果删除本条，则出现了第七条禁止的行为，找不到相应的处理条款。

同时，鉴于送审稿在其他相关条文中已经将“行政处分”改为“处分”（当然还是包括了行政处分，只是处分的内容不限于行政处分。这样便于根据实际情况处理），在恢复本条时需要做一致性修改。

15．《送审稿》第八十五条（新增）

参与国家标准制定的专利权人在标准制定过程中不披露其拥有的标准必要专利的，视为其许可该标准的实施者使用其专利技术。许可使用费由双方协商；双方不能达成协议的，可以请求国务院专利行政部门裁决。当事人对裁决不服的，可以自收到通知之日起十五日内向人民法院起诉。

【修改建议】

本条建议修改为：

参与国家标准制定的专利权人在标准制定过程中不披露其拥有的标准必要专利的，视为其许可该标准的实施者使用其专利技术。许可使用费由双方协商；双方不能达成协议的，可以自收到通知之日起十五日内向人民法院起诉。

【修改说明】

许可费纠纷没有必要由国务院专利行政部门裁决事先进行裁决，而可以直接进入司法程序性解决。

16．《送审稿》需要新增的条款

【修改建议】

在送审稿第七十一条之后新增一条，作为第七十二条：

专利权人滥用专利权，不合理地排除、限制竞争，损害公共利益的，适用《中华人民共和国反垄断法》有关规定处理。

【修改说明】

鉴于送审稿已经增加了第十四条。对现实中存在的这种行为，应当在后面的责任条款有所回应。此外，基于利益平衡的考量，也有必要增加这方面的处理条款的规定，以遏制现实中专利权滥用行为——尤其是国外公司在我国这种情况已经相当严重，使我国民族产业处于不利地位的情况下，很有必要加以规定。这样也便于与反垄断法很好地衔接。

（补充说明：对第1项和第11项提出的修改，受2015年12月21日中国政法大学知识产权法研究所与国家知识产权局联合举办的专利法修改专家交流会上陈健副所长观点的启发。）