中国政法大学知识产权法研究所学术沙龙第1期

主题：我国商标授权确权制度理性解读——以最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件司法解释征求意见稿》为考察对象

主讲人：冯晓青教授

中国政法大学民商经济法学院知识产权法研究所所长、中国知识产权法学研究会副会长、最高人民法院案例指导工作专家委员会委员

主持人：李祖明副教授

中国政法大学民商经济法学院知识产权法研究所副所长、中华商标协会专家委员会委员、中国政法大学地理标志研究中心主任

出席嘉宾：赵旭东、杨秀清教授

中国政法大学民商经济法学院副院长

参会人员：知识产权法研究所全体教师、知识产权法专业硕博士(含法硕知识产权法研究方向)及其他对知识产权感兴趣的师生和其他人士

举办单位：中国政法大学民商经济法学院知识产权法研究所

时间：3月10日15:00——17:30

地点：科研楼地201

沙龙内容

李祖明：

感谢大家来参加知识产权法研究所的学术沙龙。今天是沙龙的第一期，主题是最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定。2013年修改后的商标法自2014年年5月1日开始实施，对很多地方进行了修改，在理论界和实务界反响很大。按照惯例，商标法修改以后，最高人民法院会出台审理商标案件的司法解释，这一次修改后商标法总体的司法解释也在起草中，在商标授权确权案件审理上首先出台了一个司法解释。司法解释草案已经在广泛征求意见了，我们知识产权研究所的部分老师也参加了人民法院主持的有关司法解释的研讨会。草案有些内容修改程度比较大，晓青教授在重庆也参加了最高人民法院知识产权审判庭组织的该司法解释制定的专家研讨会，可谓是深有体会。所以今天我们组织了一次有关修改后商标法司法解释的学术沙龙。今天我们非常有幸请到了民商经济法学院副院长，著名的杨秀清教授、赵旭东教授，让我们以热烈的掌声欢迎他们的到来!

杨秀清：

我今天是本着学习的态度来的。我们学校学科分化太细致了，我自己在研究过程中就发现如若遇上知识产权诉讼或者与之相关的问题，缺少知识产权法这块内容是无法行得通的，所以我本人是持着学习的态度来的。老师之间的交流，老师与学生之间的交流这种机会都是非常难得的，更应该好好珍惜此种机会来进行交流学习，下面宝贵的时间就交给专门研究这块内容的专家教授进行研讨交流。

李祖明：

大家的气氛还是比较活跃的，沙龙最后我们会留出大概半个小时的时间来让大家进行提问交流，下面请冯教授给我们作报告。

冯晓青：

大家下午好!这次是知识产权法研究所学术沙龙第一期，以前曾以中国政法大学无形资产管理研究中心为举办单位组织了两个品牌——学术沙龙和专家讲座，一共持续了3年多(还会继续)，共40场，详细的内容在冯晓青知识产权网站上可以找到具体记录。现在新版法大知识产权网马上要上线，每一期学习内容都将会在网站上刊登，老师开设的个人网站都会优先转载，希望我们同学都来积极参与这种学术沙龙活动，老师之间，老师和同学之间将会进行灵活的互动交流。这次沙龙的主题即商标授权确权行政案件的司法解释处于正在进行时，争议比较多，创新幅度比较大，可能要到今年年底才会最终出台，所以给我们留下了相当充足的思考余地。我们有职责将有关立法、司法方面的意见直接呈报给立法机关，如果言之有理都有可能使提出的意见得到接受。今天沙龙大家有什么好的意见、启发，我们经过整理后都可以给报告给有关部门。

现在我们进入正题。时间有限，我将结合上一次讨论我知道的一些专家对一些重要条款的观点和自己的观点与大家进行学习交流，解读和评论。

我们一般很少对司法解释的标题产生争议。我们在讨论第一条之前首先对标题进行解读。关于标题有三种不同的观点。究竟是授权行政案件，还是确权行政案件，抑或是授权确权行政案件?有些专家认为应该称为确权行政案件，法院在审理商标案件的时候，基本上不提授权。商标分为注册商标和未注册商标，未注册商标不能冠以授权，经过注册才能说得上是授权，经过使用而未注册的商标是不能够用授权二字来指代的，只能说是确权，针对一些在先使用的，以不正当手段抢注的行为，是对权利的一种确认，这种说法得到了诸多学者、专家、法官、商标局和商标评审委员会的赞同。有些专家和法官持第二种观点，他们认为最好还是维持现状，授权是针对申请方面的，经过申请而最终取得权利称为授权;而关于确权官方文件则没有过多思考这个问题。

大家考虑一下，商标授权和确权是不是一种行政行为?行政行为是不是类似于一种许可?因此有些专家主张称为授权行政案件比较好。我们国家的商标法以注册主义为主，既然强调注册了那么授权就没有任何问题了，所以第二种观点认为称作授权行政案件比较适当些。有些专家认为商标权不是一种自然的权利，我们要经过审查，所以称为授权是比较好的。第三种观点认为就是包括我本人在内的有一部分代表就认为授权确权不用进行修改，就是考虑到注册、未注册和驰名商标有些是要通过行政机关来授予其商标权，有些则是通过纠纷而要赋予其一定的保护。在商标局和商标评审委员会阶段多为授权行为，之后若是就商标产生了争议进入诉讼程序时，就归入到商标确权的行政案件范畴了。我们可以看出，就标题的拟定意见纷呈。针对这个法理问题我们可以再做进一步的探讨。下面我们将就规定的具体内容展开讨论。

第1条大家没有太多的争议，修改后的行政诉讼法已经出台，商标授权确权案件是不是应该适用其规定?这是值得大家思考的。

第2条是关于审查范围的规定，其讨论余地相较就大多了。在这里我就一些专家和自己的观点抛砖引玉。当事人包不包括第三人?理由是实体理由还是也包括程序上的理由呢?修改后行政诉讼法强调全面审查，商标授权确权行政案件可以援引全面审查制度吗?法官之间的意见不甚一致。北京市高级人民法院知识产权庭周波法官强调根据行政诉讼法第87条要实施全面审查。第三人提出的观点、理由和事实等要不要纳入审查的范围呢?在全面审查下毫无疑问都要进行审查。这一条规定的后半段其实就是在说明要进行全面审查。大家可以结合规定第27条实质性审查进行思考，27条强调了就实体问题均应做出审理，这样就存在第2条与第27条的一个衔接问题，大家思考一下实质性审查与审查范围是否存在联系，实际上二者是密切相关的。与此同时有些法官(例如北京知识产权法院芮松艳法官)也反对全面引进全面审查原则，法官的工作量会急剧增加。对于此种行政案件，我们是依申请审查还是全面审查原则?有些法官认为第2条其实为依职权审查提供了法律上的依据，在商标评审委员会的认定存在明显错误时，人民法院可以依职权审查。总体上第2条在理论和实务上存在的矛盾和冲突不小。

李祖明：

首先应该还在合法行为后面再加上合规行为，有些行为虽然没有违法，但是可能会违反相应的法规。其次就是在评审阶段主张过的事实在诉讼阶段没有提及，行政诉讼中可以进行全面审查，但是司法实践那么多年，法院一直秉持不告不理的态度。法院是不是可以在庭审阶段中提起，启发当事人将事实向法院进行主张。再者针对第1条还有一些情况没有被纳入，例如当事人对商标评审委员会作出的异议决定不服，这种情况法院是有意将之排除在其审理的商标行政案件类型范围，至于内部原因不甚清楚，我们可以就此再进行探讨。

冯晓青：

李老师提出的意见很好。接下来我们结合修改后商标法第4条和第44条来看一下争议也较大的第3条。此条规定的价值得到了广泛的认同，因为现在存在较多的大规模抢注行为，但是这一条的规定是否存在问题有着较大的争议。什么叫大量?什么叫作缺乏正当理由?有没有一个量化的标准，这就给司法操作带来了诸多问题。这些限定存在着较大的不确定性。还有一个问题就是这个规定范围是不是过大了，不太合理?有的法官和学者就不是很赞同。第3条过分干涉了申请和注册商标的自由，有一定知名度这个标准是不是过低了，有一定知名度的商标多如牛毛，对这样的商标不予注册或者宣告无效，不免有违背公平原则之嫌。我认为第3条应该要有一定的限制，我们对没有注册的驰名商标都没有进行跨类保护，只有注册了的驰名商标我们才给予跨类保护，有一定的知名度不同或者不相类似的商品范围是不是太大了，我认为应该要加以一定的限制。上次会议上，江苏省高级人民法院知识产权庭汤茂仁法官在我发言的基础上进行了补充。他认为未注册商品的在先使用问题，如果他人在相同或者类似商品上已经注册了，则不存在抢注问题。刘春田教授认为这一条规定与商标法的体系不太匹配。抢注行为不正当，法律肯定要进行规制，但若一个拥有民事行为能力的人注册了大量商标没有使用就要面临被撤销或者宣告无效的危险，这个是存在一定问题的。我们不能在商标注册的时候判断申请人是否具有真正使用的意图，尽管修改后商标法第4条我们讲的是自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中若要取得商标专用权必须要向商标局提出注册申请。但是申请的时候商标局要不要去考虑一下你有没有使用的意图呢?没有。使用的意图和使用的行为不是一回事，故刘教授不太赞成这一规定。还有一种观点认为对于个人或者单位大量申请注册商标的行为，法律上不要去限制它，很多企业可能会从未来的商标或者品牌战略来进行考虑，我们说商标是一种私权，为什么要去禁止它呢?而缺乏正当理由又没有说清楚，所以这一条缺乏一定的实用意义，其意图对他人大量注册商标的行为作出一定限制的规定理论和实务界存在不同的看法。

我们接着看规定的第4、5条，这两条都是针对商标法第10条作出的规定，我们就放在一起进行讨论。第4条规定是关于禁止商标注册的情况，涉及中华人民共和国的国家名称。就第5条的不良影响我们要作出一定的区分。究竟是标志本身还是商标注册申请行为存在不良影响，大家看看这是不是一回事。周波法官认为以前的司法政策限制在标志本身，申请注册下来后可能会有不良影响。我记得我受律协的邀请进行一次讲座的时候，有个律师给我讲了一个案子。他说他的当事人申请了一个地名商标大寨，所以西部的大寨就提出了异议，理由就是具有不良影响。这个案子说明了你注册下来的标识可能会存在这种情况。

第5条讲的是构成其他不良影响的，我认为这一条还要再加上外交因素。因为注册可能会涉及外国的一些因素，商标法第10条第二款涉及公众人物姓名，大家可能会想到一个很有名的案件——乔丹案件。福建乔丹体育用品有限公司申请注册乔丹商标用于体育用品，乔丹我们都知道是美国体育明星，美国人乔丹对其提起诉讼可能并不是为了金钱，而有可能是出于一种炒作，因为半年以后乔丹在中国的新产品就上市了，这个案子相当于为他做了一次免费的广告，所以我们说知识产权诉讼有时候是出于一种战略意蕴，有时候它不是为了维权或者赔偿，它可能是想在商业竞争里获取一种优势。

回到规定的第5条上来，争议还是存在的。公众人物是不是只是体育人物或者明星，抑或政治人物是否也包含在内，怎么界定公众人物，这涉及不同的规范。我们把人家的名字注册商标，因为可能造成不良的影响不予注册我们强调的是不是混淆，这时候禁止注册的理由事实上不是混淆，而是实际上姓名涉及侵犯人家姓名权。我们接着看商标法第10条的第三款是关于将已死亡自然人姓名注册为商标，之前有个案例涉及这点。鲁迅的笔名广为人知，在其仙逝后其名字被他人注册成商标，后来其继承人以会造成不良影响为由向法院提起了诉讼。而该条第三款并没有限定是知名人物，我们要不要把他限定为有一定知名度的自然人呢?华东政法大学知识产权学院副院长黄武双教授认为不良影响的范围不能扩张得太厉害，一个人没有什么知名度的时候可以放在第15条在先姓名权来解决，就没有必要放在第三款来作出规定，如果有知名度的话第二款就可以解决。

接下来我们来看规定的第6条，出现了两个版本，大家更为赞同哪一种?我比较赞同第二种观点，这体现出不同的价值取向。第二种意见第一款考虑到相关公众从严规定了不能作为商标注册的情况，那是不是绝对不行呢?特殊情况下作出了不同的规定。Zippo打火机在别的国家得到了顺利注册，但是在我们国家注册遇到了障碍，商标局认为方块状的立体商标设计得太简单了，但其实还是包含有很个性的东西。当然我们不是强调一个商标在其他很多国家得到注册了在中国也必然能够得到注册，这个案子进入了行政诉讼。对于第三款我认为为了避免把公有领域的领域转为专有，进一步从严立体商标的保护，我觉得还要再加上一个限制——能够将该标识与特定的使用人产生联系，从而具有商标识别功能可以认定为其具有显著特征。我只要看到长方体块状的打火机，我就知道是美国Zippo公司的，从而具有商标识别功能从逻辑上来讲也顺理成章，这个时候才可以认定为其有显著性。

接下来我们看到规定的第7条和第8条，这两条是主要关于驰名商标的规定。第7条在认定是否与未注册驰名商标产生混淆的时候考虑了四种因素。大家看一下第二种因素，我认为应该把“或者关联”四个字删掉。因为未注册驰名商标是不能够进行跨类保护的，所以应予以删除。第8条在认定是否与注册驰名商标是否混淆的六个因素中，我认为第四个因素应该改为“两商标分别使用的类似或者关联商品情况”，已注册驰名商标是可以跨类的，所以应该既考虑类似商品，也要考虑不类似商品。

接下来我们看到规定的第10条，即关于认定驰名商标的法定顺序。第二种意见认为此条规定多此一举，应该删掉。我认为这条应该予以删除，这无疑是把法官套牢了，按照公式一步一步来，完全没有必要对其认定顺序作出规定。

我们再看到规定的第13条，问题主要有：首先，地理标志权利人的提法不太恰当，改成利害关系人更为适宜些。其次，地理标志的权利保护范围是否应该涉及类似商品?我国现行法以商标法的形式对地理标志进行保护，商标法的基本理念和原则也应该在地理标志的保护中得到应用。针对地理标志的保护主要有两种意见。其中一种认为在后注册申请人应该同前面的申请人有所区别。

李祖明：

对于地理标志的这两种规定，我都不太赞同。根据第二种的逻辑已经注册的商标不能对抗在后的地理标志，已经注册的地理标志也不能对抗他人的商标申请。这样规定完全与商标法内在的逻辑相违背。第一种意见也有很多的问题，限于时间问题，我们可以搞一个专门的沙龙进行详细讨论。相对而言北京市高级人民法院在这方面的规定相较合理。

冯晓青：

针对在先著作权的保护，征求意见稿也有两种意见。根据我们现场的统计，大多数人认同第二种意见。我个人比较认同第一种。实际上，这两种意见在本质上并没有太大的区别，只是行文、思路略有不同。

李祖明：

根据商标代理人的意见，他们认为根据第一种意见商标公告、商标注册证可以作为权利人对商标享有著作权的初步证据，因为实践中很少有人会保留创作过程的证据。而根据第二种意见商标公告、商标注册证则不能作为权利人对商标享有著作权的初步证据。这可能跟个人所代表的利益有关。

冯晓青：

根据第16条的规定，它基本上将在先字号看成商标来保护了，对此我不是很赞同，因为字号和商标在本质上是不同的。这样一来无形中对字号的保护就扩大了。

至于第17条，有学者认为完全是画蛇添足，我也认为第17条实际上没有什么意义去规定。本来在实践中是没有问题的，这样规定反而带来了新的问题。

对于19条“复制、模仿、翻译驰名商标的恶意认定”对于恶意的认定要不要加应知，加上了是不是就扩大了也是有争议的。

对于第20条“共存协议”，根据这一条的规定：“如果在诉讼阶段，引证商标权利人与诉争商标权利人达成协议，同意在后商标注册的，人民法院可以准许”。这样规定是有问题的，虽然从法理上商标是私权，但它毕竟涉及比较强烈的公共利益色彩，如商品流通竞争的秩序、广大消费者的利益。因此并不能仅仅因为引证商标权利人与诉争商标权利人达成协议法院就予以认定。我认为要加上一个限制：如果在诉讼阶段，引证商标权利人与诉争商标权利人达成协议，同意在后商标注册且不损害公共利益的，人民法院可以准许。或者要求诉争商标权利人采取一定的措施，施加一定的区别性标记，以免造成消费者混淆。

第21条“违法法定程序”涉及行政法的问题。有一种观点认为“人民法院依法予以支持”中的“依法”两个字没有必要。

第24条“一事不再理”，该原则是所有程序法的一个重要原则。这个原则在知识产权法中适用的比例还比较少。我曾经处理过这样的一个案件。当时原、被告各有一个字号，在原告之前的起诉中，法院判决被告构成侵权，应当赔偿原告，但不能撤销被告的字号。后来原告的产品销售到哪里，被告的产品就跟到哪里，由于原被告的字号是一样的，销售同样的产品。后来原告再次在另一个省的中级人民法院进行起诉，提出的请求是要求被告停止使用字号。此时是否适用一事不再理法官就犯难了。

王殊：

是否构成“一事不再理”关键看两者是否是相同的法律关系。

杨秀清：

针对“一事不再理”之前的法律并没有进行过明确的规定。根据最新的司法解释，一事不再理有三个标准：一是当事人相同，第二诉讼请求完全相同，第三后边的请求如果导致了前边的生效判决被推翻，这时候一般认定为构成“一事不再理”。

王殊：

对于这类案件，需要判断的标准主要有：一个是诉求是否相同，另外它们的诉讼类别是否相同。如果前面是确权之诉，后面是侵权之诉，就属于不同的类型。

冯晓青：

对于规定中的第25条“商标注册人死亡或者终止”有意见提到应当注意到吊销营业执照和没有使用意图是两回事。吊销营业执照阶段处于商标申请阶段，此时不能一概认定为没有使用的意图。另外一种意见则是认为干脆删除这一条。法律不理琐事，应当关注个案的特殊性和法官的主动性。

限于时间，就不再对该解释的其他部分进行逐条解读。下面请大家自由讨论，谈谈自己对该司法解释的想法和补充。

李祖明：

“商标抢注”严格来说它并不是一个法律概念。我国在2001年的《商标法》中就对商标抢注行为进行了规制。后来法律变更为允许你抢注，但在先抢注人继续使用的则不视为侵权。实践中商标抢注主要是为了将抢注的商标卖给在先使用人，如果在先使用人不购买商标权人就告其侵权。2013年新修订的商标法对这种行为实际上作了一个釜底抽薪的规定。

同时考虑到商标法以对这种行为进行了一个釜底抽薪的规定，此时最高人民法院再以司法解释的方式对大规模抢注行为进行规制，已没有多少实际意义。同时司法解释征求意见稿中关于本条的规定，还存在比较模糊的问题。如“大量申请”的表达，究竟何为大量?申请五个算不算大量，如果五个不够那十个呢?大量的界线在哪并没有给出详细说明。什么叫有一定的知名度也不好举证。

此外，现阶段商标局在全国范围内鼓励商标注册，另一方面有反对申请人大规模注册，这本身就是充满矛盾的。而且TRIPS协议对商标注册也根本不以使用为条件。

陈健：

这个题目是有问题的。授权和确权严格来说是两回事。比如说房屋登记实际上它只是一种确权，因为当我完成交易，住进去以后权利就已经存在了。而知识产权如我们今天讨论的商标，它实际上是一种国家行政机关的授权行为，因为申请人原来没有这个权利。确权需要申请人在申请之前就有这个权利。

冯晓青：

由于我国采取的是注册主义，所以有学者主张拿掉确权二字，将标题改为《最高人民法院关于审理商标授权行政案件若干问题的规定》。

王殊：

它是关于商标授权确权这两类行政案件若干问题的规定，标题的意思是给所有这类案件相关的授权法律给出一个具体的规定，并不是只管授权或者确权一方面的事情。我个人的看法是确权问题可能根本就不在法院，否者可能导致两个机关打架或者认定的结果不统一。

李祖明：

陈老师的意思是商标局和商标评审委员会很多的工作实际上是不涉及确权的。如很多年前讨论的驰名商标的认定到底是什么性质的权利?根据法律规定除了商标局以外法院也可以进行驰名商标的认定，我个人认为驰名商标就是一个对于事实的认定，从这个角度来讲法院是有权进行驰名商标认定的。

杨秀清：

我对商标案件理解的可能不是太准确，仅从民事诉讼的角度我谈谈自己的看法。由于在商标的确权问题上也有行政案件，这推翻了我之前认为确权案件属于民事案件的想法。如果确权问题属于民事案件，那么在这个司法解释中就应该将确权二字删除。

李祖明：

知识产权案件与普通的民事案件是不同的。由于商标权涉及国家行政机关的授权行为，其中发生的权属纠纷不可能仅仅当事人双方达成一致就能得到完美解决。

王殊：

由于商标权属纠纷与普通的民事权属纠纷不同，它必须先经过商标评审委员会，法院要审理的实际上是行政机关确权的行政行为本身是否合法。

李祖明：

陈健老师的意思是即使法院在审理这种纠纷时，审理的也还是当初的授权行为是否合法、合理。

杨秀清：

由于标题中的行政案件对前面的限定作用，标题中不应当有确权二字。

冯晓青：

如果按照约定俗成的做法，我觉得标题可能不会作修改，因为2010年的那个司法解释就是叫《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》。2010年的时候尽管在讨论的过程中争论很大，但最后还是授权确权的提法占了上风。我现在也还是接受这种提法。在申请注册的过程中由于我国是注册保护主义，申请的过程无疑为授权，但是在申请人取得权利以后又发生了纠纷，这个时候再叫授权可能就略显不合适了，因为在商标局完成授权以后，当事人就已经取得了商标权。

由于时间有限，今天的讨论就到此为止，我们知识产权法研究所的学术沙龙计划以后每个月举行一期，之后两期的专题分别是：《美国商标制度及其实务分析》(四月份，美国教授应邀主讲)、陈健老师《知识产权损害赔偿制度完善》(五月份)。同时无形资产管理研究中心的活动也同时展开，与这个活动相互呼应。欢迎大家届时能够踊跃参加。

这次活动的第一期到此圆满结束，感谢大家的参加!

(整理人：蒙向东、徐相昆，中国政法大学民商经济法学院2014级知识产权法专业硕士研究生)