知识产权法研究所学术沙龙第3期

美国商标法的演进

2015年4月20日下午，中国政法大学中国政法大学民商经济法学院知识产权法研究所学术沙龙在中国政法大学学院路校区(研究生院)科研楼科地201隆重举行。本次学术沙龙邀请了美国托立多大学法学院知识产权法教授Llew Gibbons和美国路易斯维尔法学院知识产权法教授Lars Smith作为主讲人。中国政法大学民商经济法学院知识产权法研究所副教授陈健主持本次沙龙，讲师张南博士担任翻译。

本次学术沙龙讨论的主题是：“美国商标法的演进。”两位教授为同学们带来了精彩的演讲。首先，Lars Smith教授对美国的非传统商标作了概述。他指出，美国，成文法对商标的定义很宽松，判例更是扩大了非传统商标的范围。非传统商标没有一个明确的定义，它是指的除传统商标以外的所有商标，包括外观、动态、形状、声音、气味等。他着重讲述了商业形象在美国商标法中的保护情况，还列举了熨烫板颜色，威士忌封口蜡等一系列生动形象的例子使大家能够对非传统商标有更直观的理解。

Llew Gibbons对非传统商标进行了更深层次的讲述。他幽默风趣的讲演风格使得现场传来阵阵笑声。他对非传统商标识别商品来源作用和是否具有功能性等问题进行了深入的探讨。他指出，如果声音、气味等本身属于商品的一部分，是为实现商品的功能而服务的，那么就不具有显著性，不能作为商标获得保护。但是如果这种声音或者气味等附加到了无关的商品上，那么其就具有显著性，可以申请注册商标。他列举了苹果公司产品外观、麦当劳整体形象、兰博基尼开车门动作商标等例子，深入浅出，频繁和现场互动，取得了良好的效果。

主题发言结束后进入了交流阶段，同学们踊跃参与，就美国商标法中的问题向两位教授请教，现场氛围非常活跃。两位教授也对提问进行了耐心的解答，到场的同学都表示从本次的讲座中受益颇多。本期学术沙龙在同学们热烈的掌声中落下帷幕，取得了圆满成功。

附：讲座记录稿

陈健副教授：

今天我们有幸邀请到美国知识产权法学界两位非常有名的专家——Llew Gibbons和Lars Smith教授，来自不同高校的他们将会为大家介绍美国商标法的一系列演进。在两位专家向大家介绍自己所在高校的情况后，将会为在座的各位老师和同学带来一场关于美国商标法的视听盛宴。

Lars Smith教授：

今天时间有限，所以我今天主要集中讲一下美国3D商标的情况。大家可以看到PPT上面的一些商标，这些都是美国法律上的一些传统类商标。既有LOGO图案，又有文字，这些都在美国传统商标保护范围之列。比如大家看到PPT上中间“ALPLA”这个商标，它是美国国际知识产权律师联盟商标;“QUAKER STATE”实际上是一个生产机油公司的商标;小兔子商标大家可以在一些卡通片里面看到，它被一个生产儿童维生素的公司注册为一个著名商标;“GE”为大家所熟知，它是美国通用电气公司所有的商标，服务范围主要覆盖大型机电领域。以上这些传统类商标在各国皆会受到法律保护。大家请看PPT，这是美国商标法上对商标的定义，它涵盖了文字、名称、标志、设备等。美国法院根据法律对商标下的定义，把设备一词的范围扩展了，可以包括一些非传统类型的商标。在下面的演讲中，我将为大家讲述商标法上设备一词囊括的领域以及3D商标的演进历程。

大家可以看到PPT上展示的这栋建筑物，这是麦当劳公司的商标。从1971年开始，NBC广播电视公司把它们三个音节组成的音乐，注册为声音商标;同年，可口可乐公司把装着饮料的玻璃瓶外形注册为商标;“Insulation”指的是在建造房子的时候必须铺垫上保温布、保温层，在1987年的时候，粉红色保温布被注册成为颜色商标;1991年的时候，商品的味道也可以注册成为商标，在接下来的演讲中，我会向大家仔细介绍一下这些商标是如何演进的。

现在我们来看一下商业形象的定义以及作用。美国属于判例法国家，PPT上展示的案例是美国法院于1987年审理的一个案子，它最早提及了商业形象的问题。商业形象是产品的外观，体现了产品的一些特点，比如说它的规格、外形、颜色等，属于商标的一种具体营销方式和手段。这个案子以后，美国法律研究所出版了一本书，书里首次给出了“Trade Dress”的定义。定义范围是非常宽泛的。根据给出的规范定义，很多商品的外形都是可以受到保护的，比如矿泉水的外形、手机的外形等。定义范围虽宽，但仍然要受到具有显著性和不允许具备功能性两个要素的限制。显著性是指消费者凭借商标可以识别商品的来源;功能性是指商标的设计仅仅是为使商品具备某种功能的形状，这样的定义让商品装潢的概念变得非常的复杂。如果一项商业标志具备了功能性，不可能被注册成为商标。成为同类商品的通用名称无法体现商标的显著性，也不能被注册为商标。大家看到PPT上展示的一些商品，例如对好时巧克力锥子般形状的保护、小鱼状饼干、汰渍洗衣液的瓶子、烧烤架的形状等都属于美国商业外观保护的范围。

PPT上展示的熨烫衣服专用的熨烫板，其注册商标为单一的金绿色，美国最高法院认定凭借这种显著的颜色就可以成为注册商标。从中我们可以看出商业外观不一定很美。美国最高法院认为设备一词是可以包含商业外观的，只要其具备意义即使是单一的颜色也可以注册成为商标。单一的颜色只有在其具备第二含义的时候才可以注册成为商标。商业外观要想获得商标注册，都要证明其具备第二含义，例如颜色和形状。例如PPT中所展示的服装公司想将牛仔裤后的小兜注册成为商标，美国最高法院认为，要将外观设计注册成为商标，必须提供该设计的第二含义。再看到PPT中的另外一个案子，争议焦点在于该公司预注册成为商标的内容是否属于该商品本身的一部分特性。美国商标法审查指南认为，商品是否具备某种特性，必须要去证明经过长时间的使用，该特性已经成为商品的一部分才可以。涉案公司欲将其特意放置在毛线上的一种独特鸡蛋花香味申请商标注册，美国最高法院认为，这种香味并非商品本身所具备的味道，所以必须提供证据证明在使用过程中其已具备显著性才可。对于欲将此类非传统类商标纳入法律保护的范畴，必须证明其已具备显著性特征足以使相关消费者清楚无误地识别其来源。美国法院对文字等传统类商标的认定是非常简单的，但是对气味这种非传统类商标的认定则相对复杂很多，需要当事人提供大量的证据去证明其主张。申请注册非传统类商标需要担负很多举证责任，必须证明欲申请商标具备显著性并且排除功能性。下面看到1982年的一个案子，药片外观颜色是否具有功能性。药片外观的颜色对于病人尤其是视力不太好的老年人来说是非常重要的，他们凭借颜色来识别药片的类别。法院认为，如果颜色具有功能性，不能注册成为商标，不能享有注册商标专用权，他人可以自由使用。那么是否存在一个标准去衡量功能性?商品的使用和目的是否使商品具备实质性性质，对商品的质量或者价格是否产生影响，如果是肯定的回答，则具备了功能性特点。我们可以想一想手握鼠标的外形设计是否具备功能性，其外形设计是否具备让使用者轻松使用的功能学特点。卫生纸上凸起的花纹作为一种商业外观可以在美国获得商标注册。大家看一看PPT上的威士忌瓶封口的那层下滴的红蜡，是一种商品抑或是一种装潢、商业外包装?这个商业外观到底是商品还是仅仅为外包装?它具有功能性吗?商品上是否必须要有红蜡?因为它用在了整个商品上，而不是外包装上，所以它可以认定为是一个商业外观。那层蜡是注册商标，其不具备功能性，而它在商品上显然不是必须具备的。以上是我讲述的内容，接下来由Llew Gibbons教授来为大家系统讲述美国商标法上的非传统类商标。

Llew Gibbons教授：

Smith教授已经跟大家讲述了商标的定义。在美国，成文法对商标的定义很宽松，判例更是扩大了非传统商标的范围。非传统商标没有一个明确的定义，它是指的除传统商标以外的所有商标，包括外观、动态、形状、声音、气味等。例如，大家认为可口可乐的口感具有显著性吗?

刘洋：

我觉得可口可乐的口感具有显著性，因为可口可乐的口感和其他公司可乐的口感都不相同。

Llew Gibbons教授：

在美国，邮票背后溶胶的味道都很差，如果把可口可乐的味道放在邮票背后的溶胶上，人们在贴邮票的时候就会觉得好很多。大家觉得如果是这样的话，可口可乐的口味可以被注册为注册商标吗?又例如，中国的中药，味道都不大好，人们常说：“良药苦口利于病”。如果有一家公司希望他们生产的药材味道更好，把可口可乐的口味加入到中药里，但是消费者一尝到这个药就会想到可口可乐公司，那么说明这个可乐的味道已经能表现出商品的来源了。

接下来我们来看一看商品的外观。图片上展示的是苹果公司产品的外观，大家觉得应该如何去保护这些产品的商业外观呢?可以将它们作为作品用著作权来保护吗?可以用商业秘密来保护吗?外观专利可以保护吗?

同学：

可以用著作权和外观专利来保护，但不能用商业秘密来保护。

Llew Gibbons教授：

iPad边缘的这种圆弧形设计是功能性的吗?如果是直角型的设计，可能持握的时候会硌手。我的衬衫只有一个口袋，具有圆弧形的外观的手机放在口袋里更方便取出，也更舒服。在美国，对同一种商品可以用不同的知识产权来保护，它们是可以并存的。商业外观如果要获得商标保护，必须具备两个特征，一个是显著性，另外一个是具备功能性。

大家看到这张图片时，首先想到的是这些产品来源于苹果公司，还是仅仅觉得它们还挺好看的?1964年，麦当劳公司将商业外观申请商标保护，它也是世界上第一家将其商业外观整体申请商标保护的公司。麦当劳的门店颜色相同，座椅相同，产品口味相同，价格也相同。所以，麦当劳公司的商业形象是具有强烈的识别性的。我想问一下大家，在中国有没有这样一家餐馆，让你一走进去就能想到它属于哪家公司的呢?

方彬：

庆丰包子铺，因为它的招牌采用的是牌匾的样式。

张南博士：

海底捞火锅应该也属于这种情况。

Llew Gibbons教授：

大家看我身上穿的衬衫，是布鲁克兄弟牌的，美国总统从林肯总统开始就喜爱穿这种衬衫。但最开始的时候，这些衬衫上并没有生产厂商的标识，很多衬衫上印的是工作所在的公司。后来，人们才习惯从标志上来区分商品的来源。

大家看这张图片上显示的，是一种十分昂贵的汽车：兰博基尼。兰博基尼将它们产品侧面的车门打开的方式注册成了动作商标。如果按下开门键，它的车门会慢慢地升起，这种动态的开门方式在美国是作为商业形象去注册的。在座的有多少人认为兰博基尼的这种开门方式可以被注册为商标呢?又有多少人认为其具有显著性?这种开门方式是否又具有功能性呢?这种设计的目的如果只是为了能让车门更轻巧，开门的方式看起来更优雅，那么它就具有功能性。如果这种设计具有标志商品来源的作用，其就具有显著性。

陈健副教授：

我不同意将这种开门方式注册成为商标，因为如果兰博基尼公司将其注册成为商标的话，其他公司就无法生产类似开门方式的汽车，如果是用专利保护的话，二十年后其他公司还有可能生产。

Llew Gibbons教授：

兰博基尼受到商标保护的开门方式只是缓缓地上升开门的方式，其他公司可以生产比它开门方式快或者慢的汽车。

张南博士：

如何去区分开门的速度呢?

Llew Gibbons教授：

这需要交给消费者来判断，如果开门速度造成消费者的混淆，那么就构成侵权。是否具有功能性的问题可能会随着时间的变化而变化。有可能过了几年，所有的汽车都会采用这种开门方式，拉门的方式已经被淘汰了，这种开门方式就会变成一种公有的东西了。

陈健：

现在兰博基尼的这种开门方式已经注册了吗?

Llew Gibbons：

是的，已经在美国注册了。

陈健：

如果发生了您刚刚说的情况，这种注册会被撤销吗?

Llew Gibbons：

兰博基尼的车是非常高端的产品，目前还没有人想与其竞争，因此不太有这种可能性。

接下来我们看一下将产品的形状作为商标来注册的。大家看一下图片上麦当劳将其M形状注册为了商标，这种形状是商标法可保护的对象吗?又例如，麦当劳门店新形象，它设计了一个圆弧形的黄色的房顶。每隔大约二十年，麦当劳就会给它的门店设计一个新的形象，目前麦当劳公司已经将这个房顶的颜色和其平原顶的形状都申请注册了。这张ppt展示的是在注册时麦当劳对这个房顶的描述，大家可以阅读一下。在注册时对商标的描述也是一个重要的问题，对于非传统商标来说，对其描述就更困难了。但是这种描述是非常必要的，因为社会公众和商标局都需要知道被注册的商标到底是什么。

接下来大家来看一下声音商标。例如，米高梅电影开头的狮吼也是注册商标，但对这个商标的描述就变得更加困难了。泰山的吼叫也可以被注册为商标，但是应该如何在商标申请中描述泰山的吼叫声呢?现在，在商标申请时，申请人可以同时提交一份mp3文件。又例如像NBC电视台的三个音节，申请人可以说明其注册商标是某段音乐。

声音商标是否具有功能性呢?有个一个公司是生产儿童警铃的，如果孩子走得太远家长找不到了的话，只需要按一下按钮，孩子身上的警铃就会发出很大很尖锐的声音，家长就能根据这个声音找到孩子。最后，法院认为这个商品不识别产品来源的作用，首先，除非孩子走丢了，大家都不能听到这个警铃。第二，铃声声音大也比较大，比较尖锐，这样父母才能根据这个声音找到孩子，因此铃声具有功能性。

接下来，我们来看一下气味商标。在注册时如何递交气味呢?大家看一下这个气味商标的描述：高影响力的，新鲜的鸡蛋花花朵的香味。这样的描述能让审查员知道申请人到底想申请什么样的香味吗?有是否能让竞争者知道什么样的花香他们不能用。另外一个问题是香气的功能性问题，产品的香气可以吸引更多的消费者，这是否使得香气具有一定的功能性呢?有一些商品之所以会在其产品上添加香味，是为了给消费者一种很清洁、很干净的印象，所以这些产品会用松树、柠檬的香味。这是一个文化的问题，我小时候很多美国家庭用松油或柠檬来清洁家具，所以很多商家在肥皂中添加柠檬的香气，这样给人他们的产品能够很有效地清洁的印象。

大家能想到什么产品的气味会误导消费者或者对消费者的健康产生副作用吗?如果有一种清洁剂是液体，看起来很像樱桃的颜色，闻起来也很像樱桃的气味，小孩子有没有可能误食呢?所以气味商标有时候除了起识别商品来源的作用以外，还可以告诉你商品的其他特性，例如：是不是一种水果，能不能食用。对气味商标，消费者可能会有不同的理解，其中大部分是和产品本身有联系的，例如，在美国有一种高尔夫球闻起来像青草的味道。

大家能给一个著名香水的商标吗?

同学：

香奈儿。

Llew Gibbons：

大家觉得香奈儿五号的气味是一种商标吗?可口可乐的味道又能否作为商标来保护呢?可口可乐的味道本身也不能注册成为商标，因为这是商品的一部分，但是如果把可口可乐的口味放到邮票后面的溶胶里，这时可口可乐的味道就能够作为一种商标来申请。香奈儿五号的气味本身不能作为一种商标，因为其就是商品本身的一种特性。但是如果我们学校的宣传册上使用了这种气味，我们就能够将其申请为商标。又例如，如果将可口可乐的味道加入中药当中，这个时候可口可乐的味道也能够作为商标申请注册。

大家想一想如何在商标申请文件中形容可口可乐的口味呢?大家都喝过可口可乐，但是却不知道如何描述它，我对此也没有解决的建议。礼来公司试图这样描述他们公司生产的药品的味道：“人工草莓味”。我知道自然的草莓是什么味道，但是我不知道人工草莓是什么味道。另外一个问题是，草莓的味道是否能单独指向礼来公司的药品，对于公众来说，要通过草莓味来识别药品实际上是很难的，所以很多其他的公司用商业秘密来保护这种技术。

最后一种商标是触觉商标，图示的是第一个触觉商标，是一种香水产品，外观看起来像一个篮球，触觉商标的客体就是香水包装摸起来软软的像篮球的感觉，还有篮球上的纹路。它的特点就是整个香水的外面摸起来像一个篮球。你们之中有多少人人会觉得非常惊讶，男士香水的外观、触觉和篮球一模一样。大家有多少人认为这个瓶子的触觉是一个商标?实际上，路易威登的皮质的质感、触感也是被注册为商标了的。

各国对非传统商标的立法态度是不太一样的。美国和某些国家有贸易协定，对嗅觉和视觉商标给予保护。欧盟内部各国对非传统商标的态度也不一样。商标审查员对这些非传统商标也十分怀疑，因为文字上很难描述，消费者对其的识别程度也无法确定，并且它还很有可能具有功能性。事实上，在整个的全国使用的商标当中，使用的比例是非常小的，大概只有1%。

谢谢大家!下面进入提问环节。

蒋燕：

在美国，商标局的商标审查员是如何确定一个商标具有显著性的呢?

Lars Smith：

显著性是由商标的类型决定的。如果是传统的商标的话，例如文字商标，如果文字是描述性的语言，申请人就必须证明其具有第二含义，如果不是描述性的话，就不需要证明。如果商标局认为申请人提交的商标不具有显著性，那么申请人就需要提供证据，包括两种：调查或者是使用五年未被申请异议的证明。

蒋燕：

所以五年的使用可以确保其具有显著性?

Lars Smith：

商标局假设如果商标排他地使用了五年，并且没有被任何人提出异议，那么商标局就假设其具有了第二含义。

吴方硕：

Gibbons教授您刚刚提到苹果产品的外观，包括圆弧形边角，home键和扁平的屏幕等，虽然大部分智能手机的外观都和这种外观相似，但是苹果的产品总让人一看就知道这是苹果公司的产品。美国法是如何保护这种显著性的呢?

Llew Gibbons：

苹果公司需要证明15%的消费者会对其产生混淆。

Lars Smith：

确实大部分手机的外观都很相似，但是要证明其他手机的外观对自己的产品构成侵权的话，需要提供一份调查，证明至少有15%的消费者会对其产生混淆。

Llew Gibbons：

苹果公司的产品属于比较昂贵的商品，一般消费者在选购的时候要花很多时间，因此和其他商品比起来，不会那么容易产生混淆。

方彬：

消费者调查的证明力是怎样的呢?

Lars Smith：

对于商标审查来说，如果审查员认为你的商标具有显著性，那么就不需要提交消费者调查。只有在审查员认为商标显著性不够强，需要证明商标具有第二含义时，并且如果商标独家使用没有满五年，申请人才必须提交消费者调查。

方彬：

在侵权案件中，消费者调查的作用是什么呢?

Lars Smith：

在案件中，调查的第一个作用是商标确实有使用;第二个作用是，证明侵权。在商标审查中，调查是为了证明商标再消费者心目中作为商标的功能。而在侵权案件中，调查是为了说明超过15%的消费者对产品混淆。实际上，没有确切的比例，但是法院一般会参照这个数字。

刘洋：

两位教授刚刚讲的规则是建立在成文法上还是在判例法上的呢?

Lars Smith：

对于商标法来说，成文法里有“兰哈姆法”，美国专利商标局还有“商标审查指南”。整个美国有好几千个案例，都是法官对成文法的解读。最后，美国法研究所还有商标法重述。

Llew Gibbons：

法官的判决不能和成文法相悖，他们只能去解释成文法，判例实际上是对成文法的解释。

陈健：

非常感谢两位教授不远万里为我们带来了知识和观点。原来在我的理解当中，只有立体商标才具有功能性的问题，但现在看来，所有的非传统商标都有功能性问题，这是美国商标法对我们的启示。再次感谢他们!