中华人民共和国

北京市高级人民法院

行政判决书

（2013）高行终字第1754号

上诉人（原审原告）新日铁住金不锈钢株式会社，住所地日本国东京都千代田区大手町二丁目6番1号。

法定代表人木下洋，代表董事和社长。

委托代理人穆豪亮，男，汉族，1974年12月15日出生，北京永新专利商标代理有限公司专利代理人，住中华人民共和国北京市昌平区府学路27号。

委托代理人张楠，女，汉族，1975年7月4日出生，北京永新专利商标代理有限公司专利代理人，住中华人民共和国海淀区小单位水磨西街1号。

被上诉人（原审被告）中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会，住所地中华人民共和国北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦10-12层。

法定代表人张茂于，副主任。

委托代理人赵锴，该委员会审查员。

委托代理人朱茜，该委员会审查员。

原审第三人李建新，男，汉族，1981年5月25日出生，住中华人民共和国天津市大港区港西街华福小区1区612号。

委托代理人韩龙，北京市浩天信和律师事务所律师。

委托代理人李郁，女，汉族，1980年2月9日出生，北京市浩天知识产权代理事务所专利代理人，住中华人民共和国北京市东城区安德里北街甲17号。

上诉人新日铁住金不锈钢株式会社（简称新日铁住金会社）因发明专利权无效行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京市第一中级人民法院（简称北京市第一中级人民法院）（2013）一中知行初字第180号行政判决，向本院提起上诉。本院2013年8月30日受理后，依法组成合议庭，于2013年10月28日公开开庭进行了审理。上诉人新日铁住金会社的委托代理人穆豪亮、张楠，被上诉人中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）的委托代理人赵锴、朱茜，原审第三人李建新的委托代理人韩龙、李郁到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

新日铁住金会社系名称为“耐腐蚀性优良的不锈钢、耐间隙腐蚀性和成形性优良的铁素体系不锈钢、以及耐间隙腐蚀性优良的铁素体系不锈钢”、专利号为200780016464.X的发明专利（简称本专利）的权利人。2011年9月7日，李建新针对本专利权向专利复审委员会提出了无效宣告请求。2012年5月18日，专利复审委员会作出第18653号无效宣告请求审查决定（简称第18653号决定），宣告本专利权全部无效。新日铁住金会社不服第18653号决定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

北京市第一中级人民法院认为：本专利权利要求7要求保护一种耐间隙腐蚀性优良的铁素体系不锈钢，附件4公开了一种高温强度优异的铁素体系不锈钢。本专利权利要求7与附件4上述技术方案的区别在于：权利要求7所述Mn和Ti的含量范围在附件4所述范围之内。如果新日铁住金会社无证据证明这种预料不到的技术效果是该区别技术特征所致，那么本领域技术人员在附件4的基础上为了获得“高温下具有优异强度”这一效果，在附件4的范围内进行选择同样可以得到与权利要求7完全相同的铁素体系不锈钢。本专利说明书中只有编号为C1的钢涵盖在权利要求7的范围内，但其与比较例C14-C16相比，由于多种元素的含量均存在差异，并不足以证明仅是由于Mn和Ti含量的区别使之具备了较好的耐间隙腐蚀性，故本领域技术人员为了获得“高温下具有优异强度”这一效果，在附件4的范围内进行选择以得到与权利要求7完全相同的铁素体系不锈钢是显而易见的，因此，权利要求7相对于附件4不具备创造性。权利要求8进一步限定权利要求7所述不锈钢还含有一定量Sb、Ni、Mo中的一种以上，权利要求9进一步限定权利要求8和9所述不锈钢还含有一定量Cu、V、W中一种或二种以上。附件4在公开了在一种高温强度优异的铁素体系不锈钢产品的基础上，还公开了Sb、Ni、Mo、Cu、V、W等各元素的作用及其根据需要可以添加的含量，因此，结合上述对权利要求7的评述，本领域技术人员完全可以根据附件4公开的内容，得出本专利权利要求8-9要求保护的技术方案。因此，权利要求8-9相对于附件4亦不具备创造性。权利要求10和11进一步限定权利要求7、8或9所述不锈钢还含有一定量A1、Ca、Mg、B中的一种或二种以上。在附件4公开的技术方案中，包含Mg、A1、B的作用及其根据需要可选用的适当含量，且本领域公知Ca和Mg属于同族元素，均具有脱氧化作用，故本领域技术人员容易想到在此基础上还加入适量的Ca。因此，权利要求10-11相对于附件4亦不具备创造性。

综上，北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决：维持专利复审委员会作出的第18653号决定。

新日铁住金会社不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决及第18653号决定。其理由为：1、原审判决及第18653号决定没有将具有特定含量的多种合金元素的组合作为一个整体进行技术特征的认定，而将不具有技术意义的各元素的含量作为技术特征进行认定，是基于区别技术特征仅在于Mn和Ti的错误的认定；2、本专利权利要求7-11明确限定了“一种耐间隙腐蚀性优良”的不锈钢，而附件4所公开的是“一种高温强度优异”的不锈钢，原审判决及第18653号决定均遗漏了上述区别技术特征；3、本专利与附件4所解决的技术问题不同，本领域技术人员没有任何动机从附件4中获得本专利所要求保护的技术方案；4、本专利技术方案中各合金元素的作用与附件4公开内容不同，本领域技术人员不能从附件4中获得技术启示，而且本专利相对于附件4具有意想不到的技术效果。

专利复审委员会、李建新服从原审判决。

经审理查明：名称为“耐腐蚀性优良的不锈钢、耐间隙腐蚀性和成形性优良的铁素体系不锈钢、以及耐间隙腐蚀性优良的铁素体系不锈钢”的发明专利权（即本专利），其专利号为200780016464.X，优先权日为2006年5月9日、2006年8月3日、2006年8年8日、和2007年2月6日，申请日为2007年5月8日。

2011年9月7日，李建新针对本专利权向专利复审委员会提出了无效宣告请求，请求宣告本专利授权公告的权利要求1-12全部无效，同时提交了如下附件作为证据使用：

附件1：公开日为2005年2月2日、公开号为CN1572895A的发明专利申请公开说明书，共24页；

附件2：公开日为2005年12月8日、公开号为JP2005-336599A的公开特许公报及其中文译文，共56页；

附件3：公开日为1999年8月31日、公开号为JP11-236654A的公开特许公报及其中文译文，共15页；

附件4：公开日为2000年6月20日、公开号为JP2000-169943A的公开特许公报及其中文译文，共19页；

附件5：公开日为2005年6月9日、公开日为JP2005-146345A的公开特许公报及其中文译文，共16页；

附件6：陆世英等编撰、原子能出版社出版、1995年9月第1版、1998年11月北京第2次印刷的《不锈钢》封面、书名页、版权页、目录页、前言、第36，77-122，162，228页的复印件，共65页。

李建新认为：本专利授权公告的权利要求1-12不符合原《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十六条第三款有关说明书应当充分公开的规定，不符合原专利法第二十二条第二款有关创造性的规定；其中创造性的证据组合方式为：权利要求1-4相对于附件1、2、6的结合不具备创造性；权利要求1-2相对于附件2、6的结合不具备创造性；权利要求1-4相对于附件2、6的结合或者附件2、4、6的结合不具备创造性；权利要求5相对于附件3， 6的结合不具备创造性;权利要求6相对于附件3、6、2的结合不具备创造性，权利要求7相对于附件3、6、2的结合或者附件3、6、4的结合不具备创造性；权利要求8-10相对于附件4不具备创造性；权利要求11-12相对于附件4或者附件4、2的结合不具备创造性；权利要求8相对于附件5不具备创造性；权利要求9-10相对于附件5或者附件5、4的结合不具备创造性；权利要求11-12相对于附件5或者附件5、4的结合或者附件5、2的结合不具备创造性。

经形式审查合格，专利复审委员会于2011年10月8日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了新日铁住金会社。

新日铁住金会社针对上述无效宣告请求于2011年11月23日提交了意见陈述书，并提交了如下证据：

证据1：不锈钢协会编、日刊工业报社出版、1995年1月24日第1版第1次印刷出版的《不锈钢便览》（第3版）封面页、版权页、第102-109页的复印件及其部分中文译文，共13页；

证据2：田中良平编著、财团法人日本规格协会出版社出版、1994年3月20日第1版、第1次印刷出版的《不锈钢的选择方法·使用方法》的封面、版权页、第65页的复印件及其部分中文译文，共6页；

证据3：不锈钢协会等编、不锈钢协会出版、2003年9月1日改订的《不锈钢入门》（2003）的封面、版权页、第32页的复印件及其部分中文译文，共6页；

证据4：加藤硕等主编、财团法人日本规格协会出版、2006年10月16日第1版、第1次印刷的《i工s不锈钢手册》（2006）封面、版权页、第164-181页的复印件及其部分中文译文，共14页；

证据5：加藤硕等主编、财团法人日本规格协会出版、2006年10月16日第1版、第1次印刷的《i工s不锈钢手册》（2006）封面、版权页、第186-207页的复印件及其部分中文译文，共16页。

同时，新日铁住金会社提交了权利要求书的修改替换页，在授权公告文本的基础上删除权利要求4，并对权利要求的序号作出相应调整。新日铁住金会社认为：本专利权利要求1-11符合专利法第二十六条第三款、第二十二条第三款的规定。

本专利修改后的权利要求书7-11如下：

“7、一种耐间隙腐蚀性优良的铁素体系不锈钢，其特征在于，以质量％计含有：C：0.001-0.02％、N：001-0.02％、Si：0.01-0.5％、Mn：0.05-1％、P：0.04％以下、S：0.01％以下、Cr：12-25％，按照Ti：0.02-0.5％、Nb：0.02-1％的范围含有Ti、Nb中的一种或二种，并且按照Sn：0.005-2％的范围含有Sn，剩余部分由Fe和不可避免的杂质构成。

8、根据权利要求7所述的耐间隙腐蚀性优良的铁素体系不锈钢，其特征在于，含有Sb：0.005-1％、Ni：5％以下、Mo：3％以下中的一种以上。

9、根据权利要求7或8所述的耐间隙腐蚀性优良的铁素体系不锈钢，其特征在于，含有Cu：1.5％以下、V：3％以下、W：5％以下中的一种或二种以上。

10、根据权利要求9所述的耐间隙腐蚀性优良的铁素体系不锈钢，其特征在于，含有A1：1％以下、Ca：0.002％以下、Mg：0.002％以下、B：0.005％以下中的一种或二种以上。

11、根据权利要求7或8所述的耐间隙腐蚀性优良的铁素体系不锈钢，其特征在于，含有A1：1％以下、Ca：0.002％以下、Mg：0.002％以下、B：0.005％以下中的一种或二种以上。”

2011年12月6日，专利复审委员会向李建新发出转送文件通知书，将新日铁住金会社于2011年11月23日提交的意见陈述书、修改后的权利要求书和证据的副本转送给李建新。

专利复审委员会于2011年12月28日向双方当事人发出口头审理通知书。

针对上述转送文件通知书，李建新于2012年1月13日提交了意见陈述和附件7：陆世英等编撰、原子能出版社出版、1995年9月第1版、1998年11月北京第2次印刷的《不锈钢》封面、书名页、版权页、第1和12页的复印件，共5页。李建新认为新日铁住金会社修改后的权利要求仍不具备创造性。

2012年5月18日，专利复审委员会作出第18653号决定，认为:

（三）关于专利法第二十二条第三款

创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。一项发明专利申请权利要求要求保护的技术方案与最接近的现有技术存在区别特征时，如果现有技术给出了将上述区别特征应用于该最接近的现有技术以解决相应技术问题的技术启示，则该权利要求不具备突出的实质性特点。

………本领域技术人员容易想到在附件1的基础上加入大于3％但小于等于5％范围内的Ni获得本申请权利要求1要求保护的技术方案，本申请权利要求1的技术方案不具备突出的实质性特点，从而不符合专利法第二十二条第三款有关创造性的。

………结合对权利要求1的评述，权利要求2，3要求保护的技术方案不具备突出的实质性特点，从而不符合专利法第二十二条第三款有关创造性的规定。

………综上所述，在附件3的基础上得到本申请权利要求4要求保护的技术方案对于本领域技术人员而言是显而易见的，本申请权利要求4所述技术方案不具备突出的实质性特点，从而不符合专利法第二十二条第三款有关创造性的规定。

……权利要求5-6所述技术方案不具备突出的实质性特点，从而不符合专利法第二十二条第三款有关创造性的规定。

（5）权利要求7的创造性

独立权利要求7要求保护一种铁素体系不锈钢。附件4公开了一种高温强度优异的铁素体系不锈钢，以重量％计，含有C：0.001-0.1％，N：0.001-0.05％，Cr：10-25％，S：0.01％以下，P：0.04％以下，Mn：0.01-2％，Si：0.01-2％，O：0.01％以下，Sn：0.05％-2％，还含有Ti：0.01％一1％，Nb：0.01％-1％的1种以上，剩余部分由Fe和不可避免的杂质构成。本领域公知附件4中所述的O属于不可避免的杂质。经对比可知，本专利权利要求7与附件4上述技术方案的区别在于：权利要求7所述Mn、Ti的含量范围在附件4所述范围之内。本领域公知Mn和Ti在铁素体不锈钢中的作用，且附件4公开了“Mn从脱氧、耐氧化性的观点出发，需要添加，不足0.01％的话，效果不足，添加超过2％，其效果也达到饱和，因此添加0.01-2.0％”，“Ti从脱氧、固定C、N，以及改善高温强度的观点来看，可以根据需要添加，不足0.01％的话，无法获得上述效果，如果过量添加，则C、N的固定效果也达到饱和，此外，价格提高，因此上限为1％。”同时附件4中多个实施例选用了0.05-1％范围内的Mn，0.02-0.5％范围内的Ti，例如实施例A中所用Mn含量为0.53％，实施例V中所用Mn含量为0.84％，Ti含量为0.15％。因此，本领域技术人员在附件4的基础上容易想到根据实际性能需要、价格因素等综合考虑选用0.05-1％范围内的Mn、0.02-0.5％范围内的Ti，即权利要求中限定的Mn、Ti的含量范围对于本领域技术人员来讲也是常规选择，其技术效果也是本领域技术人员可以预料的，本专利中也没有能够证明该小范围的选择产生了意想不到的技术效果的信息。因此，本专利权利要求7要求保护的技术方案相对于附件4不具备突出的实质性特点，从而不符合专利法第二十二条第三款有关创造性的规定。新日铁住金会社认为附件4旨在得到一种高温强度优异的不锈钢，本专利旨在得到一种耐腐蚀性优良的不锈钢，二者发明目的和要解决的技术问题完全不同，各元素在其中所起的作用也不完全相同，附件4中也没有给出任何提高耐间隙腐蚀性的教导，例如本专利比较例C16各组分含量均在附件4所述范围之内，仅Cr含量不在本专利所述范围之内，该产品的最大侵蚀深度达925μm，耐间隙腐蚀性差，由此表明根据附件4不能想到解决耐间隙腐蚀性的问题，本专利取得了意料不到的技术效果。

首先，本专利文件中并无仅Cr含量不同、其他元素和条件全部相同的对比实验数据，且本专利比较例C14，C15，C16的产品最大侵蚀深度均在800μm以上，耐间隙腐蚀性差，其中C14和C15中Cr含量分别为14.86％和15.22％，在本专利和附件4所述范围之内，故该实验数据不足以证明C16产品的性能结果仅由Cr含量导致，也不足以证明本专利具有区别于附件4的预料不到的技术效果;其次，创造性的审查过程中，主要是判断要求保护的技术方案相对于现有技术是否显而易见，并不要求现有技术中全部方案均能达到要求保护的技术方案能够实现的技术效果，也就是说，即使附件4中有部分方案的耐间隙腐蚀性能不够高也不必然导致本领域技术人员根据附件4不容易想到本专利权利要求7所述的技术方案。如前所述，本领域技术人员根据附件4公开的技术内容容易想到本专利权利要求7所述的技术方案。最后，该权利要求7的大部分技术特征都被附件4权利要求3引用权利要求1的技术方案公开，不存在Cr含量范围不同的差别，如上所述，基于所确定的区别技术特征及其实际解决的技术问题，权利要求7相对于附件4不具备创造性。因此，新日铁住金会社的上述主张不能成立。

（6）权利要求8-9的创造性

从属权利要求8进一步限定权利要求7所述不锈钢还含有一定量Sb、Ni、Mo中的一种以上，权利要求9进一步限定权利要求8和9所述不锈钢还含有一定量Cu、V、W中一种或二种以上。附件4公开了在前述不锈钢产品的基础上，以重量％计，还可含有1％Ni，0.01-1％V的一种以上，还可含有0.01％-3％Mo，0.01％-1％Zr，0.01-1％Cu，0.01-1％W中的一种以上，还可含有0.01-1％Co，0.1-1％Sb中的一种以上。同时附件4中还公开了Sb、Ni、Mo、Cu、V、W等各元素的作用及其根据需要可以添加的含量，例如“Ni能有效改善韧性和耐锈性，根据需要，可以添加1.0％以下”、“V在卷曲时能固定C和N，能改善加工性，因此根据需要，可以添加0.01％以上”、 “为了提高高温强度和耐腐蚀性，可以根据需要添加Mo，不足0.01％的话，无法获得上述效果，添加超过3％，效果也达到饱和，成本提高，因此为0.01-3％”、“为了提高高温强度和耐腐蚀性，可以根据需要添加Cu，不足0.01％的话，无法获得上述效果，添加超过1％，效果也达到饱和，而且价格也高，因此为0.01-1％”、“为了提高高温强度和耐腐蚀性，可以根据需要添加W，不足0.01％的话，无法获得上述效果，添加超过1％，效果也达到饱和，而且价格也高，因此为0.01-1％”、“Sb从高温强度的观点来看，可以根据需要添加，不足0.1％的话，无法获得上述效果，添加超过1％，韧性会恶化，因此添加范围为0.1-1％”。因此，结合对权利要求7的评述可知，根据附件4公开的内容得到本专利权利要求8-9要求保护的技术方案对于本领域技术人员而言是显而易见的，权利要求8-9不具备突出的实质性特点，不符合专利法第二十二条第三款有关创造性的规定。

（7）权利要求10-11创造性

从属权利要求10和11进一步限定权利要求7、8或9所述不锈钢还含有一定量A1、Ca、Mg、B中的一种或二种以上。附件4公开了在前述不锈钢产品的基础上，以重量％计，还可含有0.005-0.3％A1，0.0005-0.005％B的一种以上;还可含有0.0005-0.01％Mg。且附件4公开了Mg、A1、B的作用及其根据需要可选用的适当含量。其中本领域公知Ca和Mg属于同族元素，均具有脱氧化作用，故本领域技术人员容易想到在此基础上还加入适量的Ca。综上所述，结合对权利要求7-9的评述可知，在附件4的基础上得到本专利权利要求10-11要求保护的技术方案对于本领域技术人员而言是显而易见的，权利要求10-11不具备突出的实质性特点，从而不符合专利法第二十二条第三款有关创造性的规定。

鉴于本专利权利要求1-11不具备创造性，应予无效，故对于李建新针对权利要求1-11提出的其他无效理由和证据不再予以评述。

综上，专利复审委员会宣告本专利权无效。

本案一审诉讼阶段，新日铁住金会社补充提交了六份由日本东京法务局出具的公证书及中文译文（东京法务局所属公证人第129号-第134号公证书）。

另查明，本专利说明书载明下列实验数据：

上述实验数据中，C16未落入本专利权利要求7中，但落入附件4中，C14、C15也均未落入本专利权利要求7中。

以上事实，有本专利授权公告文本、第18653号决定、新日铁住金会社修改后的权利要求书以及在诉讼中提交的证据、当事人陈述等证据在案佐证。

本院认为：根据专利法第二十二条第三款规定，发明的创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。当技术主题涉及到化学混合物或组合物时，各组分及其含量均属于必要技术特征，均应当在独立权利要求中限定。在此类技术方案中，各组分或其含量的变化会引起相应的物理化学反应，可能会导致整体技术方案在效果上的变化。因此，涉及到化学混合物或组合物的创造性判断中，当本领域技术人员可以预测技术方案中组分及其含量的变化所带来的效果时，运用三步法判断创造性是可以的。但是，当本领域技术人员难以预测技术方案中组分及其含量的变化所带来的效果时，不能机械地适用三步法，应当根据技术方案是否取得预料不到的技术效果作为判断是否具备创造性的方法。

本案中，本专利权利要求7要求保护一种耐间隙腐蚀性优良的铁素体系不锈钢，属于由诸多金属元素及其含量作为必要技术特征的合金领域。附件4作为最接近的现有技术，公开了一种高温强度优异的铁素体系不锈钢。两者比对，本专利权利要求7各组分与附件4的技术方案中各组分相同，本专利权利要求7各组分除Mn和Ti外，其含量数值范围均与附件4相应组分含量数值范围有共同的一个端点，另一端点也落入附件4所述范围之内，其中，权利要求7中Mn和Ti的含量范围完全落入附件4所述范围之内。由此可见，权利要求7的技术方案均落入附件4的技术方案之中。在此情况下，权利要求7具备创造性的前提是权利要求7属于附件4技术方案的选择发明。在进行选择发明创造性判断时，该选择所带来的预料不到的技术效果是考虑的主要因素。

根据本专利说明书的记载，权利要求7的发明目的在于合成一种具有耐间隙腐蚀性铁素体系不锈钢，从本专利说明书载明的实验数据可知，本专利实施例中C1的最大侵蚀深度为516μm，而对比例C16的最大侵蚀深度为925μm。对比例C16属于落入附件4中而未落入权利要求7中的具体技术方案。从效果上看，本专利实施例的最大侵蚀深度比对比例C16的效果提高了44%，可以认为本专利权利要求7取得了预料不到的技术效果，具备创造性。原审法院及专利复审委员会关于本专利权利要求7相对于附件4不具备创造性的认定有误，本院予以纠正。新日铁住金会社关于本专利权利要求7相对于附件4具备创造性的上诉主张成立，本院予以支持。

鉴于原审判决及第18653号决定对本专利权利要求7的评述有误，本院对原审判决及第18653号决定予以撤销，专利复审委员会应当重新作出无效宣告请求审查决定。

综上，原审判决及第18653号决定认定事实不清，适用法律错误，本院予以撤销。新日铁住金会社的上诉主张成立，对其上诉请求应予支持。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（三）项、最高人民法院《关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第七十条之规定，本院判决如下：

一、撤销中华人民共和国北京市第一中级人民法院（2013）一中知行初字第180号行政判决；

二、撤销中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会作出的第18653号无效宣告请求审查决定；

三、中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会就专利号为200780016464.X、名称为“耐腐蚀性优良的不锈钢、耐间隙腐蚀性和成形性优良的铁素体系不锈钢、以及耐间隙腐蚀性优良的铁素体系不锈钢”的发明专利重新作出无效宣告请求审查决定。

一、二审案件受理费各人民币一百元，均由中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会负担（均于本判决生效之日起七日内交纳）。

本判决为终审判决。

审 判 长 岑宏宇

审 判 员 刘庆辉

代理审判员 焦 彦

二 ○ 一 三 年 十二 月 十九 日

本件与原本核对无异

书 记 员 孙鑫鑫